叶菊芬、陈研：商业秘密非直接使用的司法认定

       作者：

       叶菊芬  上海知识产权法院法官

       陈   研  同济大学上海国际知识产权学院硕士研究生

一、前言

　　未经权利人同意使用商业秘密，是我国《反不正当竞争法》第九条规定的侵害商业秘密行为方式之一，也是审判实践中最常见的侵害商业秘密行为方式。《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（以下简称“《商业秘密规定》”）第九条规定了三种形式的商业秘密使用，即“被诉侵权人在生产经营活动中直接使用商业秘密，或者对商业秘密进行修改、改进后使用，或者根据商业秘密调整、优化、改进有关生产经营活动”。实践中，一般将该三种商业秘密使用形式称为直接使用、改进型使用和消极使用，后两种也可称为非直接使用。

　　直接使用是最典型、最常见的商业秘密使用形式，司法实践对其已积累成熟的认定经验，并形成了“接触+实质相同-合法来源”的认定规则。《商业秘密规定》又对接触、实质相同、合法来源的具体认定做了规定。关于改进型使用、消极使用，在《商业秘密规定》出台前，司法实践中较为少见，现行法律、司法解释对于该两种商业秘密使用形式的认定规则及判断标准亦未作出具体规定。近年来，最高人民法院审理了一批涉及非直接使用商业秘密的案件。本文旨在通过梳理、分析最高人民法院有关商业秘密非直接使用的案例，并参考美国的相关判例实践，从而归纳、总结出商业秘密非直接使用的认定思路及裁判规则。

二、最高人民法院关于商业秘密非直接使用认定的司法实践

　　最高人民法院审理的“香兰素”技术秘密侵权案，系较早在裁判文书中提及非直接使用商业秘密的案件。该案中，被诉侵权人非法获取了权利人主张的185张设备图和15张工艺流程图，但经比对，其使用的图纸中仅有少部分与权利人主张的对应信息相同或实质相同。一审法院根据“接触+实质相同-合法来源”规则，认定被诉侵权人仅使用了其中构成相同或实质相同的图纸。最高人民法院综合考虑香兰素生产设备和工艺流程通常具有配套性、被诉侵权人在非法获取图纸后的极短时间内上马香兰素项目生产线并实际投产、被诉侵权人使用的图纸有部分与权利人对应图纸相同或实质相同、被诉侵权人未能提供自行研发证据等事实，认定被诉侵权人实际使用了其获取的全部图纸。最高人民法院还指出，虽然被诉侵权人的生产工艺流程、相应设备与涉案技术秘密在个别地方略有不同，但基于前述事实，其完全可能在获得涉案技术秘密后对照该技术秘密作规避性或者适应性修改，这种修改本身也是实际使用技术秘密的方式之一。[1]此处的“规避性或者适应性修改”，并不属于对商业秘密的直接使用，可能构成改进型使用或者消极使用。

　　在江苏某甲新能源科技有限公司诉江苏某乙新能源科技有限公司、柳某、金某等不正当竞争纠纷案中，涉案技术秘密系锂电池产品相关技术信息。被告柳某以案外人名义将涉案技术秘密技术出资而创办原告某甲公司以经营锂电池产品，但很快离职且未履行全部技术出资义务，并在离职后入职某乙公司担任首席技术官，某乙公司实际生产出锂电池产品。某甲公司据此主张某乙公司使用了涉案商业秘密。一审法院认为，在缺乏直接证据的情况下，无法仅凭某乙公司与某甲公司的经营内容或生产产品类别相同便推定某乙公司使用了某甲公司的商业秘密，据此判决驳回某甲公司的诉讼请求。最高人民法院认为，金某知悉了柳某向某甲公司技术出资的相关事实，此后不到3个月即出资设立某乙公司并经营相同产品；柳某明知其应继续向某甲公司履行技术出资义务并保守秘密，却从某甲公司离职且不再继续履行出资义务，并在某乙公司成立当日担任该公司首席技术官；某乙公司在柳某入职后3个月即快速建成生产线并生产出同类型产品，明显超出了正常自行研发所能达到的程度。据此，最高人民法院认定，金某、柳某、某乙公司在决定成立某乙公司过程中以及某乙公司实际投产经营过程中，不可避免地会使用柳某向某甲公司提供的部分商业秘密，且还有较大的可能性受该商业秘密的启示并在此基础上改进、调整某乙公司的生产经营，构成对某甲公司商业秘密的非法使用。[2]此处的在涉案商业秘密“基础上改进、调整”生产经营，系《商业秘密规定》规定的消极使用方式。

　　在某模具公司诉昆山某电子材料公司等侵害商业秘密纠纷案中，被诉侵权人招聘了大量权利人原员工，在生产场所内存放的图纸及相关资料内容与涉案技术秘密实质相同；监管机构调查时，其相关人员在陈述中亦认可其产品参考了上述图纸和资料；被诉侵权人还获取权利人客户信息、产品报价后以低价对外宣传。基于以上事实，一、二审法院均认定被诉侵权人实际使用了涉案技术秘密。最高人民法院还在裁判文书中强调，被诉侵权人在最后生产环节实际使用的信息与涉案商业秘密会存在一定差异甚至完全不同，但其在产品设计、改进或研究分析等环节中依然使用了商业秘密，因此可能节约了研发成本或者采取了针对性策略，并据此获取不正当竞争优势，应当依法认定构成使用商业秘密。[3]

　　在深圳市某科技有限公司诉湖北纳某新能源科技有限公司、尤某某侵害技术秘密纠纷案中，被告尤某某的专业背景及此前从事工作均与涉案技术秘密无关，其在权利人工作期间接触了涉案技术秘密，离职后设立纳某公司并在4个月内生产出与涉案技术秘密相同种类产品。一、二审法院均适用举证责任转移，并认定尤某某、纳某公司构成侵害商业秘密。最高人民法院还指出，由于尤某某、纳某公司未能反证证明其未实施被诉侵权行为，故无需就涉案技术秘密与被诉侵权产品配方是否构成实质相同进行比对；即便二者存在区别，纳某公司仍存在使用涉案技术秘密的高度盖然性，即在已有配方基础上，通过对原配方进行修改、改进，开发出组分、配比不同的同类型产品，从而减少研发时间及成本，短期内获得相关市场上的竞争优势。[4]

　　除以上案件外，最高人民法院还在若干其他案件中有类似认定或者论述。根据以上案例可知，最高人民法院在认定非直接使用商业秘密时，并未如直接使用的认定中那样过于强调或者依赖信息比对。部分案件中仅有少量信息构成相同或者实质相同，部分案件甚至未进行信息比对，但最高人民法院仍通过适用《反不正当竞争法》第三十二条关于举证责任转移的规定，根据被诉侵权人接触权利人商业秘密、商业秘密对产品生产的不可或缺性、被诉侵权人在极短时间内生产出与商业秘密相同种类产品又无法证明合法来源等事实，认定被诉侵权人使用了涉案商业秘密，并根据未进行信息比对或信息比对结果无法成立直接使用的情形明确指出，即便被诉侵权人实际使用的信息与涉案商业秘密不同，但可基于在案证据，认定被诉侵权人可能改进型使用或者消极使用了权利人商业秘密。

三、美国商业秘密保护中关于商业秘密使用的认定

　　在美国，任何可能导致商业秘密权利人受到损害或者使被告获利的对商业秘密的利用都属于商业秘密使用，如营销包含商业秘密的商品、在产品制造中使用商业秘密、依赖商业秘密来协助或加速研发、通过使用商业秘密信息来招揽客户等。[5]根据不同的行为表现，又将商业秘密的使用分为直接使用和间接使用两种情形，其中直接使用是指完整地、原封不动地使用原告商业秘密；间接使用是指尽管没有原封不动地、完整地使用原告商业秘密，被告也因使用原告商业秘密而获得了竞争优势或造成了原告损害。

　　根据美国判例法，认定间接使用的核心标准被称为实质派生（或实质来源）规则，即只要产品所使用的技术实质来源于商业秘密，就构成间接使用。针对是否存在实质来源关系，美国判例法形成了以下判断规则。

　　第一，所属技术领域的“拥挤”程度影响实质派生的认定。在Litton Systems Inc. v. Sundstrand Corp.案中，法院认为，因涉案行业技术的通用性高，故被诉侵权信息与权利信息的少量相似不构成侵权。[6]

　　第二，商业秘密在被告产品中的贡献大小影响实质派生的认定。在Wisk Aero LLC诉Archer Aviation Inc案中，法院指出，商业秘密间接使用的判定，要求商业秘密在被诉侵权产品中具备实质性、不可替代的作用。该案中，由于Archer的设计缺失Wisk商业秘密的关键特征，商业秘密的贡献度不足以支撑实质来源认定，法院据此而驳回禁令申请。[7]

　　第三，以商业秘密为研究起点可以认定为实质派生。

　　第四，消极使用商业秘密构成侵权。Mangren Research and Development Corp. v. National Chemical Co.案中，法院指出，倘若商业秘密法只因规避后产出的产品全新就不能规制该使用行为，法律对商业秘密所提供的保护将会事实上落空。[8]在Glaxo Inc. v. Novopharm Ltd案中，法院认为，商业秘密不一定由积极的信息组成，还可以包括负面的、不确定的或足够暗示性的研究数据，这些数据会给本领域技术人员带来竞争优势，即便商业秘密被用来了解“避免怎样的陷阱”，同样构成侵权。[9]在Revere Transducers, Inc. v. Deere & Company案中，法院综合考虑被告投入研发的时间、精力和金钱，认为被告使用商业秘密中有关“哪些技术属于多余和不起作用的”信息构成消极使用。[10]

四、非直接使用商业秘密的认定规则

　　经分析中美两国有关商业秘密非直接使用的案例可见，我国商业秘密保护中的改进型使用、消极使用与美国法域下的间接使用大致相同，相关认定规则也存在许多共通之处。

　　（一）改进型使用的认定规则

　　如前所述，改进型使用是指在商业秘密的基础上进一步修改、改进后再进行使用。修改、改进的结果可能导致被诉信息与权利信息部分不同甚至完全不同，但在关键特征上仍应具备相同或者相似之处，例如二者仍应属于同一研发方向，实现的技术功能、效果一般也应相同、相近或者存在关联，否则难以认定被诉侵权信息是在权利信息的基础上修改、改进而来，还是全新的创造。因此，在改进型使用的认定中，仍有将被诉侵权信息与涉案商业秘密进行“比对”的空间，只是在比对时不再如直接使用那般强调具体信息的相同或实质相同，而是在承认被诉信息与权利信息存在区别的基础上，通过对二者研发方向、功能、效果等的“比对”，并结合“接触”及“合法来源”的认定结果，作出是否存在修改、改进关系的认定。

　　根据司法解释的规定及现有案例，改进型使用的判定模式可归纳为“接触+实质贡献-合法来源”的综合判断框架，具体规则如下。

　　1.接触：此为前提要件，即被诉侵权人实际接触了涉案商业秘密或存在接触可能性，与直接使用中“接触”的认定并无不同。

　　2.实质贡献：此为改进型使用的基本特征，即被诉侵权信息虽与权利信息不同，但权利信息对被诉侵权信息存在实质性贡献，即被诉侵权信息系在权利信息基础上修改、改进而来。如前所述，实质贡献的比对对象及认定标准，均有别于直接使用中“相同及实质相同”的比对和认定。

　　3.技术领域“拥挤”程度的审查：若技术领域现有技术密集，则技术相似性的意义降低，还需结合商业秘密的独特性、被诉侵权产品对涉案商业秘密的依赖程度等其他事实，综合判断是否存在实质贡献。

　　4.合法来源豁免：被诉侵权人提交有效证据证明被诉侵权信息的合法来源，与直接使用认定中“合法来源”的认定亦无差异。

　　5.其他考虑因素：主要是能够证明可能存在商业秘密使用行为的其他事实，如被诉侵权人系以不正当手段获取权利人商业秘密、接触或掌握商业秘密的人员出现有组织的集体跳槽、被诉侵权人在极短时间内生产出与商业秘密相同类别产品而无法提供相反证据、被诉侵权人承认系以权利人信息为起点进行研发等。

　　（二）消极使用的认定规则

　　商业秘密的消极使用是指被诉侵权人在消化、吸收权利人商业秘密的基础上，对自身技术或者经营活动进行调整、优化、改进，例如根据权利人研发失败所形成的数据或研发过程中形成的阶段性成果等，相应优化、调整自身研发方向等。商业秘密的消极使用与商业秘密价值性中的消极价值相对应，当权利信息属于具备消极价值的信息（如错误研发路线等），被诉侵权人基于权利信息而规避错误的研发路线从而节省研发成本，进而获得一定的竞争优势，属于消极使用商业秘密的行为。

　　在消极使用中，被诉侵权信息的最终呈现形式与权利信息不相同也不实质相同，甚至可能指向南辕北辙的研发方向，故对消极使用的认定应跳脱出信息相似性的比对。同时，由于消极使用中对商业秘密的消化、吸收多存在于思想活动范围，不一定有外在实体表现，故权利人往往难以举证。因此，除被诉侵权人自认实施了符合消极使用法律特征的行为外，很难根据在案证据认定消极使用的存在。例如，在杭州启某医疗器械股份有限公司诉吴某某、上海御某医疗科技有限公司等侵害技术秘密纠纷案中，被告吴某某及御某公司人员在监管机构调查时均承认吴某某将此前在启某公司工作时获取的涉案技术秘密提供给御某公司研发人员“参考”，以节省调研时间，但御某公司最终申请专利的技术方案与启某公司的技术秘密不仅不构成相同或实质相同，在技术路线、功能、效果等方面更是差异明显，也并无证据显示已实际生产出产品。法院据此认定御某公司对涉案技术秘密进行了消极使用，但尚未构成直接使用和改进型使用[11]。

　　在那些被诉侵权人否认实施了消极使用行为的案件中，法院只能根据案件具体情况以及民事证据高度可能性规则进行认定：首先，与直接使用、改进型使用一样，消极使用行为的认定应以接触为前提；其次，综合考虑各因素判断消极使用的可能性，相关因素与改进型使用的考量因素类似；最后，由被诉侵权人举证证明合法来源。根据以上方式认定的结果如果是存在使用商业秘密的可能性，通常难以精确认定是直接使用、改进型使用、消极使用还是同时存在数种使用方式，此时无需也无法再作出精细区分。

五、小结

　　商业秘密非直接使用的认定有别于直接使用，除被诉侵权人自认或者经全面信息比对而认定改进型使用外，往往需要在综合审查在案证据、考虑各方面因素的基础上适用举证责任转移制度，进而作出认定。即便被诉侵权信息与权利人商业秘密不同，甚至缺乏信息比对的对象，法院也可能基于证据规则推定被诉侵权人存在直接使用、改进型使用或者消极使用商业秘密的高度可能性。最高人民法院一系列关于商业秘密非直接使用的案例提供了裁判思路，但具体案情千变万化，个案中认定难度仍较高。且《商业秘密规定》第九条将商业秘密非直接使用细分为改进型使用和消极使用两种类型，二者亦确实有着不同的行为和法律特征，仍有赖于司法实践进一步探索具体认定规则并明晰二者的界限。

注释：

　　[1]参见中华人民共和国最高人民法院（2020）最高法知民终1667号民事判决书。

　　[2]参见中华人民共和国最高人民法院（2021）最高法知民终814号民事判决书。

　　[3]参见中华人民共和国最高人民法院（2022）最高法知民终26号民事判决书。

　　[4]参见中华人民共和国最高人民法院（2022）最高法知民终275号民事判决书。

　　[5]843 F. Supp. 776， 778 （D. Mass. 1994）

　　Gen. Universal Sys.， Inc. v. HAL， Inc.， 500 F.3d 444， 450-51 （5th Cir. 2007）

　　Learning Curve Toys， Inc. v. PlayWood Toys， Inc.， 342 F.3d 714， 728 （7th Cir. 2003）

　　Peaceable Planet， Inc. v. TY， Inc.，?362 F.3d 986， 989 （7th Cir. 2004）

　　Hytera Commc'ns Corp. v. Motorola Sols., Inc., No. 22-1132 (7th Cir. argued Sept. 20, 2022)

　　[6]750 F∙2d 952 957(Fed∙C ir∙1984).

　　[7]Wisk Aero LLC v. Archer Aviation Inc., No. 3:21-cv-02450 (N.D. Cal. filed Apr. 6, 2021)，还可参见CommScope, Inc. v. Rosenberger Tech. (Kunshan) Co., No. 5:21-cv-00164 (W.D.N.C. filed Aug. 18, 2021).

　　[8]87 F.3d 937 (1996) United States Court of Appeals for the Seventh Circuit.

　　[9]931 F. Supp. 1280 (E.D.N.C. 1996)  U.S. District Court for the Eastern District of North Carolina.

　　[10]595 N.W.2d 751 (1999) Iowa Supreme Court.

　　[11]参见上海知识产权法院（2023）沪73知民初16号民事判决书。