【康瑞视点】吴贵明：中国企业如何应对在美国被诉专利侵权

　　作者：

　　吴贵明  北京康瑞律师事务所

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　　根据中国知识产权研究会、国家海外知识产权纠纷应对指导中心于2025年5月发布的2024年度《中国企业海外知识产权纠纷调查》报告，2024年涉及中国企业在美国的专利诉讼案件数量为870起，新立案587起，较上一年增加31.03%。而在这587起新立的案件中，中国企业作为被告的案件为312起，另有136起案件中原被告同时包含有中国企业。可见随着越来越多的中国企业进入美国市场，自然会遭遇美国或拥有美国专利权的其他国家或地区的同业竞争对手的顽强阻击，市场竞争中相应的知识产权纠纷也日益增多，尤其涉及技术与法律相交织的专利侵权纠纷，已成为一些中国企业开展美国市场业务时难以回避的重大障碍。

　　那么，中国企业在美国被诉专利侵权时应如何应对？鉴于美国联邦地区法院审理专利侵权纠纷案件在诉讼程序上与中国法院的诉讼程序存在诸多不同点，例如设有证据开示程序（Discovery）、权利要求解释听证程序（Markman Hearing）、大量使用专家证人（Expert Witness）等，中国企业亟需了解这些特点，并对这些规则善加利用，从诉讼程序与诉讼实体及专利无效等多方面积极谋划应对策略。

　　一、从诉讼程序上充分利用美国民事诉讼法律规则

　　1、送达方面，与中国法院的民事诉讼程序中规定由法院送达起诉状与传票有所不同，在美国的民事诉讼案件中，是由原告方负责将法院签署的传票连同起诉状送达被告方。

　　由于中国企业在美国被诉侵权属于涉外跨国法律纠纷，作为原告的美国专利权人需要向被告送达起诉状与传票。如果中国企业在美国没有任何注册办公地址，法律文件的送达将按《海牙送达公约》来执行。也即需要通过中国的司法机关来传送，此流程短则数月，长则一年有余。因此，中国企业需要注意切勿随意签收通过电子邮件/直接邮寄发来的美国法院法律文件，或者同意免除原告方按正式途径送达起诉状与传票。这样可以充分利用得知对方将起诉与正式收到起诉状启动美国法院诉讼程序这一时间差，尽早着手准备应诉材料，检索、收集相关专利侵权案抗辩与反诉证据。

　　2、管辖权方面，部分中国企业在美国设有分公司或办事处，在分公司或办事处所在地进行应诉会处于有利地位，而美国专利权人往往选择在对原告方有利的联邦地区法院提起诉讼。作为被告方的中国企业，可以依据美国联邦法典（28 U.S.C.）中民事诉讼程序法的相关规定，寻找可将案件移送到对己方有利的联邦地区法院，请求移送案件管辖。例如，广东中山大洋电机股份有限公司就曾成功利用此策略，将在美国德州东区联邦地区法院受理的被诉专利侵权案（案件号：2:15-cv-443-JRG-GSP）移送至更有利于己方的密苏里州东区联邦地区法院审理。

　　二、从诉讼案件实体上进行全方位的抗辩

　　1、中国企业可以聘请有丰富经验的美国专利律师，并通过聘请专家证人提供的鉴定意见，对被诉侵权产品或方法与涉案专利权利要求限定的保护范围作深入分析比对，确认被诉侵权产品或方法是否缺少专利技术方案中的某一项或多项技术特征，两者技术方案不相同，从而可以作被诉产品或方法未落入专利权保护范围的不侵权抗辩。

　　另一方面，中国企业还可以充分利用联邦地区法院主持的权利要求解释听证程序，迫使专利权人往缩小专利权保护范围的方向对其技术方案进行解释，从而使己方被诉产品或方法不落入涉案专利的保护范围。

　　2、作为被告的中国企业还可以检索查找现有技术证据，包括通过证据开示程序向原告方索要涉案专利研发过程记录与背景资料，找到有利的证据，以证明己方生产制造的产品或使用的方法在涉案专利申请日前已经存在，也即被告方使用的是现有技术，从而通过现有技术抗辩请求法院判定不侵权。

　　3、利用美国独特的专利不可执行制度（unenforceable），查找原告方涉案专利在美国专利商标局的申请、审查过程中，是否存在不正当行为。例如，是否存在故意隐瞒对涉案专利的新颖性与非显而易见性有实质性影响的现有技术文件而未向美国专利商标局提交的情况。若存在此类不正当情况，可以请求法院作出涉案专利不可执行的判决，使得专利权人的专利虽然继续有效，但无法据此行使其专利权利。

　　三、针对原告方的涉案专利提起专利无效

　　原告方向联邦地区法院提起专利侵权诉讼的前提是存在合法有效的美国专利权。中国企业可以通过在美国联邦地区法院反诉专利无效，或者向美国专利商标局提起涉案专利无效的方式，打掉原告方的专利权利基础，从而釜底抽薪，彻底解决专利侵权纠纷。

　　在美国专利商标局提起专利无效的形式有多种，中国企业可以选择在法院被诉专利侵权的一年之内向美国专利商标局提起双方复审（Inter Partes Review），这种形式的专利无效，具有审理周期短且成本较低的优点。

　　四、企业应未雨绸缪提前做好侵权风险防控工作

　　虽然在美国被诉专利侵权后中国企业可以有多种方式来应对和解决专利侵权纠纷，但毕竟在美国法院的诉讼成本极高，且持续时间长，一旦最终被美国法院判定侵权成立，则经济赔偿数额往往很高，对中国企业海外市场的正常经营势必造成重大影响。因此，防范专利侵权纠纷的关键在于未雨绸缪。中国企业在进入美国市场前，应做好专利侵权风险预警评估工作，筛查潜在的有可能侵犯其专利权的风险专利。

　　对于筛查出的高风险专利，中国企业应分析如何防范侵权风险，落实具体补救措施，包括采取规避设计方案，或者充分检索现有技术证据，提前将风险专利无效掉。如果能更进一步，对于美国市场上出现的本行业竞争对手的已公开专利申请，通过提第三方公众意见，提前阻止风险专利的授权，则能够以更小的成本为中国企业进军美国市场扫清法律纠纷障碍。

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