作者：陈莎莎 北京允天律师事务所合伙人律师、专利代理师
前言：专利无效程序是专利授权后对专利权利要求进行修改的唯一机会，修改文本是否在无效阶段被接受，不仅决定了后续的审查文本，更关乎专利保护范围的确定，往往是无效口头审理最开始就需要审查确定的内容，其重要性不言而喻。然而在实务过程中，权利要求修改的情形往往呈现一定的复杂性，面临着法律适用、技术事实认定等多重问题。尤其值得关注的是，行政机关与司法机关在部分具体规则的适用上不时出现观点分歧，由此引发的如何准确理解权利要求修改的相关规定、规范实务操作等问题，已成为当前司法实践中的热点与难点。有鉴于此，本文结合近年来的典型案例，从法律规定及原则、无效修改方式、程序相关问题等三个方面展开探讨，以期为相关实务提供参考，如有疏漏错误之处，欢迎批评指正。
一、关于无效阶段修改的法律规定及修改原则
1、“修改不超范围”以及“不得扩大原专利的保护范围”构成司法机关审理时的基本原则
《专利法》第三十三条：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”
《专利法实施细则》第七十三条第一款：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”
在专利无效修改过程中的众多规则和要求中，“修改不超范围”以及“不得扩大原专利的保护范围”涉及到最基本的两项法律规定，体现了无效阶段修改的立法目的，也是法院审理时对修改方式是否符合规定进行审查、以及其他规则如何理解和适用的基本原则。
还需补充的是，目前越来越多的司法案例倾向于在满足上述两项最基本法律规定的前提下，对于专利权人的修改给予更高的容忍度，避免对具体修改方式作出过于严格的限制，在公报案例以及人民法院案例库入库案例：阿尔法拉瓦尔股份有限公司与国家知识产权局发明专利权无效行政纠纷案[1]中，最高人民法院（简称最高院）认为：“无效宣告程序中对于权利要求书具体修改方式的限制，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两个法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。”
2、专利审查指南规定的修改原则对修改要求进一步细化
2023年修订的《专利审查指南》（简称为审查指南）第四部分第三章第4.6.1节对无效宣告程序中专利文件的修改原则进行了规定：
发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，且应当针对无效宣告理由或者合议组指出的缺陷进行修改，其原则是:
（1）不得改变原权利要求的主题名称。
（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。
（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。
外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。
可见，审查指南中所规定的修改原则，涵盖了“修改不超范围”以及“不得扩大原专利的保护范围”两条最基本的法律规定。此外，审查指南的上述修改原则还进一步进行了细化，要求应当针对无效宣告理由或者合议组指出的缺陷进行修改、不得改变原权利要求的主题名称以及一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。下面笔者针对其中部分热点问题进行探讨。
3、关于无效修改原则的热点问题探讨
3.1 审查指南中的规定：“发明或者实用新型专利文件的修改……应当针对无效宣告理由或者合议组指出的缺陷进行修改”与法院观点基本一致
在人民法院案例库入库案例：北京某森科技有限公司诉国家知识产权局发明专利权无效行政纠纷案[2]中，最高院明确了无效程序为检验授权正当性的程序，其既非授权正当性的全面复查程序，又非权利要求撰写的优化程序。因此对于权利要求修改一般应当以回应无效宣告理由为限，并且还解释了无效宣告理由包括针对无效宣告请求人提出的和国家知识产权局引入的无效宣告理由或者证据。其具体裁判理由为：“以克服无效宣告理由所指缺陷为名，而行优化权利要求撰写之实的修改，即非回应性的修改，因其不符合专利确权程序的制度定位，可以不予接受。否则，不难设想，一旦非回应性修改可以被接受，则专利确权程序势必异化为授权后额外获取优化权利要求撰写机会的工具。如此既不利于从撰写之初、授权之始即提高质量，也不利于无效宣告请求程序真正作用的发挥，还会引发专利授权后包括相关利益攸关方在内的社会公众利益的失衡。故对于非回应性修改，即便其未超出所谓‘信息范围’和‘保护范围’且属于专利审查指南所允许的修改方式，也可以不予接受。”
可见，最高院的上述观点与审查指南中的规定基本一致，略不同的是审查指南在用语上更为绝对一些，认为修改“应当”针对无效理由或者合议组指出的缺陷，而法院的上述观点则给例外情形留下了一些空间，认为修改“一般”应当以回应无效宣告理由为限，并且还指出对于非回应性的修改“可以”不予接受。
3.2 审查指南进一步明确了“不得扩大原专利的保护范围”的比对基础为授权的权利要求，“授权的权利要求”应当理解为当前有效的权利要求
审查指南对“不得扩大原专利的保护范围”的比对基础予以明确，修改后的权利要求与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。在国家知识产权局2025年关于“专利无效宣告程序中权利要求的修改”公益讲座中，指出“授权的权利要求”应当理解为当前有效的权利要求，既可能是授权公告的权利要求，也可能是被宣告专利权部分无效后保留的权利要求。
3.3 判断“不得扩大原专利的保护范围”时如何确定修改前后权利要求的对应关系，在实践中存在争议
在判断修改是否符合“不得扩大原专利的保护范围”时，需将修改后的权利要求和修改前的权利要求进行比对，在比对时基于何种对应关系极为重要。
其中对于修改后的独权应与修改前的独权进行比较，这一点在实践中争议不大，在公报案例、人民法院案例库入库案例：瑞典某公司诉国家知识产权局、某国际公司发明专利权无效行政纠纷案[3]中明确了这一观点：“当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准，而非以该附加技术特征所属的原权利要求的保护范围为基准。”
然而，对于修改后的从权，究竟是应该与修改前的独权比较，还是与修改前的相对应的从权比较，在实践中存在不同的观点。
第一种观点：每一项权利要求都是独立存在的，修改后的权利要求应与修改前的该原权利要求一一对应地进行比较
国家知识产权局2025年关于“专利无效宣告程序中权利要求的修改”公益讲座中持上述观点，其认为“每一项权利要求的保护范围及其公示作用都是相对独立存在，并且可以独立作为提出无效宣告或侵权判定的权利对象或基础。‘原专利的保护范围’应当理解为是每一项授权的权利要求自身所限定的保护范围，即权利要求的修改是否扩大保护范围，应与修改前的该原权利要求一一对应地进行比较。对于从属权利要求的修改，也应当以修改前的该从属权利要求的保护范围作为比较基础，判断修改后的该从属权利要求相比修改前是否扩大了保护范围。”
笔者通过一个简单的例子加以说明，如果将原权2的附加技术特征加入权1形成新权1，并将原权3和权4的标号适应性修改为新权2和权3，那么按照第一种观点，应该按照如下对应方式对保护范围是否扩大进行比较。
第二种观点：“一一对应”式的体系性比对方法存在限制修改空间、普适性存疑的问题，还对保护创新的立法宗旨具有潜在的负面影响
同某技术股份有限公司与国家知识产权局发明专利权无效行政纠纷一案[4]中二审法院持上述观点。该案中，原权利要求4引用原权利要求3，原权利要求3引用原权利要求2，专利权人对原权利要求4的引用关系进行修改，将引用关系从权利要求3修改为权利要求2从而形成新的权利要求4，该案的争议焦点之一就在于如何确定新权利要求4的比较基准。
一审法院的观点与第一种观点相同，认为新权利要求4的比较基准为原权利要求4，由于改变了权利要求4的引用关系，由“引用权利要求3”改为“引用权利要求2”，与原权利要求4相比，相当于删除了原权利要求3对第二检测器位置的限定“所述第二检测器位于第一检测器和辐射源之间”，导致该从属权利要求的保护范围变大。
二审法院则采用了第二种观点，其首先指出尽管“一一对应”式的体系性比对方法（即修改后的权利要求和与其有对应关系的原权利要求进行比对）有内在合理性，但是会限缩专利权人修改的自由度，对保护创新产生负面影响。此外还从很多情形下难以确定对应性因此普适性存疑，以及不会出现明显或者不可控的社会预期利益严重受损等问题的角度进行论述。因此，法院认为修改后的权利要求4是在原权利要求1的基础上增加其他技术特征而形成的技术内容，属于权利要求的进一步限定。虽然最终法院根据《专利法》33条认为该修改不应予以被接受，但是并不认为这种情况下会导致权利要求保护范围变大，也就是说，二审法院在该案件中并没有支持权利要求保护范围“一一对应”式的体系性比对方法。
3.4 不修改独立权利要求而仅修改从属权利要求，也可能属于“缩小保护范围”的情形从而能够被接受
在早期的无效审查过程中，合议组通常不允许只修改从权而不修改独权，人民法院案例库入库案例：某仪器公司诉国家知识产权局、某半导体设备公司发明专利权无效行政纠纷案[5]否定了这一观点，该案件中，最高院认为，在2017年修订的《专利审查指南》中，并未规定专利权人采用进一步限定的修改方式时，必须对独立权利要求作出限定。一方面，专利权人和社会公众从相关规定中无从预期，采用进一步限定的修改方式修改权利要求时必须要修改独立权利要求;另一方面，在无效程序中，专利权人既要针对无效请求作出抗辩，又要考虑如何更好地凸显和保护诉争专利作出的技术贡献，即使不修改独立权利要求，而仅修改从属权利要求，也可能属于“缩小保护范围”的情形，而不发生损害社会公众信赖利益的后果。因此，最高院认为专利确权程序中，当事人主张专利权人仅修改从属权利要求而未修改独立权利要求的修改方式不应予以接受的，人民法院不予支持。
3.5 关于“修改超范围”的理解
《专利法》33条规定了修改不得超出“原说明书和权利要求书记载的范围”。其中，根据审查指南的规定以及司法机关的相关案例，“原说明书和权利要求书记载的范围”包括两方面内容：一是原说明书和权利要求书文字记载的内容；二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容（审查指南的规定是直接地、毫无疑义地确定的内容，本文采用最高院在多个案例中表述，即直接、明确推导出的内容）。
下面结合具体案例对其中涉及的具体问题进行说明。
（1）判断“修改超范围”需考虑的四项因素
在人民法院案例库入库案例、公报案例：某药物股份有限公司诉专利复审委员会发明专利权无效行政纠纠纷案[6]中，北京高院的二审裁判文书中说明了在判断修改是否超范围时，应当考虑几个因素：一是修改的中内容是否在原申请文件中有相应的文字记载；二是修改的内容是否实质上改变技术方案；三是修改的内容是否超出了本领域技术人员所具备的专业知识和能力；四是专利申请档案对相关技术特征的解释。其中，第二个和第三个因素是对于“直接、明确推导出”的进一步解释。第四个因素中涉及的专利申请档案，在该案件中仅指的是涉案专利的母案公开文本，也就是修改超范围的比对基础。但是笔者认为在考虑“修改超范围”时，基于诚实信用原则，也应考虑其他专利申请档案中专利权人对于相关技术特征作出的解释，当然解释明显不合理的情况除外。
（2）结合发明目的增加“隐含公开”的内容，不属于“修改超范围”
在人民法院案例库入库案例、最高院知识产权法庭2022典型案例：某科技公司诉国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案[7]中，最高院认为，本申请要求保护一种高压自紧式法兰，原说明书和权利要求书虽然没有明确记载β与a的关系，但在β>a及β=a的情况下，均无法实现本申请说明书所记载的压力越高，自紧密封性能越好的技术效果。只有在β<α的情况下，才能实现本申请说明书所记载的技术效果，实现本申请的发明目的，β
可见在该案件中，虽然专利权人新增的特征“β<α”在原说明书和权利要求书中并没有直接的文字记载，但是只有在满足“β<α”的条件下才能实现发明目的，增加这种隐含公开的内容并不属于修改超范围。
（3）公报案例“墨盒”案引发争议
公报案例：精工爱普生株式会社与专利复审委员会等专利无效行政诉讼案[8]（以下称“墨盒”案）经过行政机关、一审法院、二审法院、再审法院多级审理机关审理，其中各级审理机关的认定理由和依据各有不同。
无效请求人针对名称为“墨盒”的发明专利提出无效宣告请求，认为原始申请文件中仅有“半导体存储装置”的文字记载，因此修改后的权利要求中的“存储装置”修改超范围。专利权人则认为在审查意见中已经明确了这两个术语的含义,即将“存储装置”解释为“半导体存储装置”。
显然该案件中专利权人对权利要求的修改是将下位概念修改为上位概念，在实践中类似情况多被认定为修改超范围，本案中国家知识产权局以及一审法院就采用了这一观点，认为“存储装置”是“半导体存储装置”的上位概念，本专利针对的是半导体存储装置,不涉及其他类型的存储装置,也不能直接且毫无疑义地得出墨盒装有其他类型的存储装置，基于此认定修改超范围。
二审法院无论是对于认定理由还是结论均予以反转，其采信了专利权人对于“存储装置”应解释为“半导体存储装置”的观点，认为“存储装置”虽然有其普遍的含义,涉案专利是在“半导体存储装置”意义上使用“存储装置”的，并未形成新的技术方案，因此“存储装置”修改未超范围。
再审法院虽然认可了二审法院的结论，但是对于专利技术特征的解释以及修改不超范围的理由均与二审法院不同。再审法院首先否定了“存储装置”可以理解为“半导体存储装置”，其认为两个术语在本领域中均有明确的定义，原始申请文本也没有加以限定，不应理解为相同的含义。接下来，再审法院对直接、明确推导出的内容进行了解释，认为推导出的内容对于所属领域普通技术人员是显而易见的就不属于超范围，并认为本案中结合原始申请文件很容易联想到可以用其他存储装置替换半导体存储装置,并推导出该技术方案同样可以应用于使用非半导体存储装置的墨盒，因此修改未超范围。
再审法院根据“显而易见”判断修改超范围的观点引起了较大的争议，笔者认为这种修改方式有超出原申请文件本意，对权利要求保护范围进行不恰当扩大的可能性。相比而言，笔者更倾向于另一种观点：“修改超范围”应当以本领域普通技术人员的角度，综合原说明书和权利要求书的整体内容，分析修改后的内容是否是申请人在申请日时就有的本意[9]。
二、关于无效阶段的修改方式
根据2023年修订的《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.2节，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。
其中，“权利要求的进一步限定”是2017修订的《专利审查指南》新增加的修改方式，指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。在实践中，“进一步限定”的修改方式对权利要求的改动往往更大，产生的争议也最多。
2.1 “进一步限定”的判断方式
2023年中国法院10大知识产权案件、最高院入库案例：北京某森科技有限公司诉国家知识产权局等发明专利权无效行政纠纷案[10]（下称556号案例）中对于“权利要求的进一步限定”的判断方式进行了归纳，共包括3个步骤，分别是：（1）修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征；（2）修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否新增了技术特征；（3）新增的技术特征是否均源于其他原权利要求。在国家知识产权局2025年关于“专利无效宣告程序中权利要求的修改”公益讲座中也明确采纳了上述判断步骤。
根据上述判断标准以及实践案例，“权利要求的进一步限定”可以是将一个或多个权利要求的一个或多个技术特征，加入到其他权利要求中，从而缩小该权利要求的保护范围。其中，并不要求修改前和修改后的权利要求在同一套权利要求中，也不要求修改前和修改后的权利要求具有引用关系。但是需要注意的是，即使满足“权利要求的进一步限定”，也仍然需要判断修改是否超范围。
2.2 采用“进一步限定”的修改方式时是否可以增加新的独立权利要求
国家知识产权局2025年关于“专利无效宣告程序中权利要求的修改”公益讲座中指出，一项权利要求经过进一步限定后，应当成为一项技术特征增多、保护范围缩小的新的权利要求，原权利要求已被修改为新的权利要求，故原权利要求已不存在。因此，无效过程中通常认为不能将不同技术特征分别加入原权利要求中形成多个并列的独立权利要求。
对此，最高院在556号案例中也采用基本相同的观点：“在同一行政审查程序中，针对一项权利要求的无效宣告理由已通过对该权利要求的修改给予了回应，且修改后的权利要求已被接受时，对该原权利要求的另行修改及相应获得的更多新权利要求，因一般已不再具有回应对象，故可不予接受。” 但是在该案件中，最高院还指出，如果修改后的权利要求为本专利原有权利要求，并非经过修改而形成的新的权利要求，其是当然的审查基础，不存在因所谓修改而不能被接受的问题。下面对该案件中权利要求的部分修改过程和法院观点进行介绍。
（1）最高院认为修改后的权利要求4、7为本专利原有权利要求，并非经修改形成的新的权利要求，修改方式应予以接受
在无效决定中，国家知识产权局认为本次修改中对同一项权利要求（原权利要求1）分别补入不同的技术特征，同时形成多项新的独立权利要求（新权利要求1/4）。但是原权利要求1在经过进一步限定式的修改之后，已经成为一项技术特征增多/保护范围缩小的新权利要求1，此时原权利要求1已经不再存在，因此新权利要求4的修改不再被接受。一审判决支持了上一观点，并认为若允许修改后的权利要求1/4同时存在，相当于一项独立权利要求同时变为多项独立权利要求，则扩大了原权利要求的保护范围，不符合相关规定。
对此最高院认为，修改后的权利要求4、7均为本专利原有权利要求，并非经过修改而形成的新的权利要求，其是当然的审查基础，不存在因所谓修改而不能被接受的问题。被诉决定对修改后的权利要求4、7不予接受，进而将之排除在审查基础之外，缺乏事实依据。
（2）最高院认为修改后的权利要求11不属于以回应无效宣告理由为限的审查理念，不应被接受
最高院认为，被诉决定不接受权利要求11是由于原权利要求15已经进一步限定式的修改后，形成修改后的权利要求8，此时原独立权利要求15已不复存在，不存在对其再次作进一步限定形成修改后的权利要求11的基础。而根据前述专利确权程序中的权利要求修改应当以回应无效宣告理由为限的审查理念，被诉决定对修改后的权利要求11的处理并无不妥。
可见，如果对一项权利要求已经“进一步限定”式修改并形成新的权利要求，同时对其另行修改形成更多的新权利要求通常是不被接受的，当然如果新形成的权利要求是原本就存在的权利要求时除外。
三、关于无效阶段修改的程序问题
3.1 关于修改时机的问题
根据2023年修订的《专利审查指南》第四部分第三章4.6.3节的规定，在审查决定作出之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案；而对于除了删除以外的方式，仅可以在下列三种情形的答复期限内：（1）针对无效宣告请求书；（2）针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据；（3）针对合议组引人的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。
这里需要讨论的一种情形，也是实践中经常发生的一种情况，根据《专利审查指南》第四部分第三章4.2节的规定，针对专利权人以删除以外的方式修改的权利要求，请求人可以在合议组指定期限内针对修改内容增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明。如果针对这种情形，专利权人是否还可以继续修改权利要求。
举个例子进行说明，请求人于1月1日和2月1日分别提交了无效请求书和补充理由，专利权人针对2月1日提交的补充理由以“进一步限定”的方式修改了权利要求，此时如果请求人针对修改后的权利要求增加新的理由，值得讨论的是专利权人是否可以进一步修改权利要求。
笔者认为这种情形显然是不可以修改的，理由是专利权人以“进一步限定”的方式修改了权利要求后，此时请求人应在原有的无效请求书和补充理由的基础上对无效理由进行调整，不应增加新的无效理由（修改超范围、不清楚等由于修改导致的问题除外），此时专利权人也不能再进一步修改权利要求，否则如果允许请求人增加新的无效理由，再次给专利权人修改的机会，将会导致行政程序无期限拖延下去，进而严重损害程序效率。
在583864号无效决定中，合议组也认为当专利权人通过进一步限定的修改方式补入技术特征，请求人可以将该技术特征所对应的证据“补入”到针对该权利要求的原组合方式中，这属于针对修改内容适应性调整证据组合方式，可以被接受，且不属于针对修改内容增加无效宣告理由，因此，专利权人不能再针对请求人对证据组合的调整、对权利要求进行删除之外的修改。
3.2 关于专利权人审查基础的选择权
在无效程序中，如果专利权人对权利要求进行多次修改，合议组通常会要求专利权人确定一个最终的修改版本作为审查基础，如果该版本的审查基础存在修改问题而不能被接受，通常会退回到修改前的审查基础，即授权公告文本或者宣告专利权部分无效后的文本。这种修改方式就会对专利权人提出较高的要求，需考虑整套权利要求是否都符合相关的规定从而使得修改能够被接受。
在某专利股份有限公司与国家知识产权局、某株式会社发明专利权无效行政纠纷案件[11]中，最高院的观点则降低了对专利权人的要求，其认为既可以选择以上一个可接受的权利要求书文本为审查基础；也可以选择删除不被接受的权利要求，仅以其余权利要求为审查基础：“专利无效审查口头审理程序中，国家知识产权局认为修改后的部分权利要求不能接受时，应当给予专利权人审查基础的选择权：其既可以选择以上一个可接受的权利要求书文本为审查基础；也可以选择删除当前权利要求书文本中不被接受的权利要求，仅以其余权利要求为审查基础。如其选择删除当前权利要求书文本中不被接受的权利要求，无论其系当庭口头提出还是书面提出，亦无论其是否一并提交了替换页，国家知识产权局均应予以接受；当庭未提交替换页的，国家知识产权局可以要求其在一定期限内补交；如果未在指定期限内补交替换页，则可视为专利权人未依法修改权利要求，并据此作出相应处理。”
3.3 专利权人修改后如果请求人撤回无效请求，该修改是否生效
在无效程序中专利权人修改权利要求后，如果请求人在口头审理前就撤回无效请求，此时合议组并未对修改文本进行审查，因此通常下发结案通知书，专利权人的修改不会生效。如果请求人在口头审理后撤回无效请求，有可能合议组会作出无效决定，并对修改文本进行确认。在第582327号无效决定中，合议组认为，国务院专利行政部门作出无效宣告请求审查决定前，无效宣告请求人可以撤回其请求，如果专利权人在无效程序中提交修改文本，合议组已经对该修改文本进行审查且该修改文本能够被接受，根据已经进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的，不终止审查程序，合议组应当作出审查决定对修改文本进行确认。
注释：
1.（2019）最高法知行终19号。
2.（2021）最高法知行终548号。
3.（2019）最高法知行终19号。
4.（2020）最高法知行终246号。
5.（2021）最高法知行终548号。
6.（2009）高行终字第1148号。
7.（2021）最高法知行终440号。
8.（2010）知行字第53号。
9.于萍，《从专利法第33条探析“修改超范围”审查中的两个问题》，《知识产权》2013年第12期。
10.（2021）最高法知行终556号。
11.（2022）最高法知行终870号。
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