作者:陈锦川 全国审判业务专家、世界知识产权组织仲裁员
专利法第23条第3款明确规定,授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。该条款的立法本意清晰明确,在司法实践的常规适用中并未显现明显障碍,但当被授予专利权的外观设计,其设计客体本身源自专利权人自身在先合法权益时,该条款的适用边界便变得模糊。彪马公司与国家知识产权局、江苏某体育用品公司之间的外观设计专利权无效行政纠纷案,正是该类情形的典型代表。在本案审理过程中,国家知识产权局、一审法院与二审法院就该条款的具体适用标准产生了显著分歧,也为外观设计专利确权程序中权利冲突问题的解决提出了新的法律课题。
彪马跑道标识是彪马公司鞋履产品的标志性设计,自1958年瑞典FIFA世界杯首次亮相后,该标识随彪马鞋履产品在全球范围内(含中国市场)进行了长期且广泛的销售与宣传。基于该标识,彪马公司先后于1976年、1991年、2007年和2014年,在鞋履商品类别上取得第G426712号、第G581191号、第G925647号及第G1250838号注册商标专用权。
2022年5月,江苏某体育用品公司向国家知识产权局申请名称为“运动鞋”的外观设计专利,该专利于2022年8月获得授权公告。后彪马公司以涉案外观设计专利权与其在先注册商标权构成冲突、不符合专利法第23条第3款规定为由,向国家知识产权局提起无效宣告请求。对此,江苏某体育用品公司辩称,涉案外观设计专利是对其被许可使用的第3016612号注册商标(该商标于2001年申请、2004年获准注册在“运动鞋”类别)的合法使用,并未与彪马公司的在先合法权利产生冲突。
国家知识产权局经审查作出被诉决定,认为涉案外观设计专利与第3016612号商标的近似程度,高于其与彪马公司上述四项在先商标的近似程度;且该商标至今合法有效,江苏某体育用品公司有权将其合法使用的商标应用于专利产品之上。同时,彪马公司提交的证据不足以证明涉案专利的实施,会误导相关公众或导致公众产生混淆,进而损害彪马公司的合法权利,故认定涉案专利与彪马公司的四项在先商标权不构成冲突,决定维持涉案专利权有效。[1]一审法院经审理,对国家知识产权局的被诉决定予以维持。
二审法院则作出了相反的裁判结论。二审法院认为,涉案专利中的诉争图案被使用在鞋帮侧面,该位置是鞋类产品图形商标的惯常标注位置,且图案在该位置占据较大面积,属于突出性使用,极易被相关公众注意并作为识别商品来源的依据。虽然诉争图案与彪马公司的三项在先商标(第G426712号、第G581191号、第G925647号)存在一定视觉区别,但结合上述在先商标的固有显著性和经过长期使用获得的较高知名度,涉案专利使用与彪马公司在先商标近似的标识,且使用位置、使用方式均与在先商标高度近似,其实施极易使相关公众对产品来源产生混淆,或误认为涉案专利产品与彪马公司存在特定关联,进而损害彪马公司就上述三项在先商标享有的专用权,故认定涉案专利与该三项在先商标权构成权利冲突。
同时,二审法院指出,涉案专利中使用的诉争图案,刻意改变了第3016612号商标中区别于彪马公司上述三项在先商标的显著特征,实质是将彪马公司三项在先商标的核心显著特征应用于涉案专利中,且使用位置、方式与彪马公司将上述商标实际使用于运动鞋产品的情形基本一致,因此江苏某体育用品公司在涉案专利设计中对诉争图案的使用,并非对其被许可使用的第3016612号商标的正当合法使用。最终,二审法院认定江苏某体育用品公司申请的诉争外观设计与彪马公司三项在先商标权构成冲突,不符合专利法第23条第3款的规定,判令该外观设计专利权无效。[2]
案件评析
商品装潢、图形商标、工业品外观设计、美术作品均归属于商业外观的范畴,同一商业外观客体,可能依据不同知识产权部门法的规定,成为不同类型知识产权的权利客体。在本案中,彪马公司的四个在先注册商标、江苏某体育用品公司获授权的涉案外观设计,以及其享有使用权的第3016612号注册商标,在视觉外观上具有较高相似性,且分别成为商标权、外观设计专利权的权利客体,由此引发了典型的知识产权权利冲突问题。
在外观设计专利确权的常规情形中,若被授予专利权的外观设计与他人享有的在先商标权相同或近似,即可直接认定构成权利冲突,该外观设计不符合专利权授予条件。但本案的特殊性在于,外观设计专利权人主张其外观设计系对自身享有合法使用权的注册商标的使用,由此产生了核心争议问题:若外观设计使用了专利权人自身合法享有的商标标识,是否当然构成正当使用,进而阻却其与他人在先商标权的权利冲突?当同一商业外观衍生的多项知识产权发生权利竞合与冲突时,应如何界定权利边界并作出司法判断?本文将从权利产生、权利共存、权利冲突三个维度,对上述问题展开分析,并探讨专利法第23条第3款的理解与适用规则。
一、权利产生:外观设计专利授权的核心要件为不得与他人在先权利相冲突
根据专利法第23条第3款的规定,外观设计专利符合该条款的核心要件包含三项:一是存在他人依法享有的合法权利;二是该合法权利的产生时间早于外观设计的申请日;三是被授予专利权的外观设计与该在先合法权利构成冲突。只要同时满足上述三项要件,被授予的外观设计专利权即应被认定为无效,法律并未设置其他排除适用该条款的情形,任何在法定要件之外增设额外条件的做法,均违背该条款的立法本意与规定要求。
所谓“合法权利”,其范畴涵盖当事人就作品、商标、地理标志、姓名、企业名称、肖像依法享有的权利,以及就有一定影响的商品名称、包装、装潢依法享有的合法权益。在判断外观设计是否与上述在先合法权利或权益构成冲突时,因不同权利、权益的法律性质存在差异,其冲突的构成要件也有所不同。总体而言,判断外观设计与他人在先合法权利是否构成冲突,应采用“是否侵害该在先权利”的判定标准,结合不同权利的保护规则进行具体审查。
具体到权利类型的审查规则:若审查外观设计是否侵害他人著作权,需重点考察该外观设计是否未经著作权人许可,以复制、改编等著作权法规定的使用方式,使用了他人作品的独创性表达,且无合理使用、法定许可等合法依据;若审查外观设计是否与他人在先商标权构成冲突,则应适用商标侵权的判定标准,从三个核心层面进行审查:一是外观设计中的诉争设计部分的使用,是否构成商标性使用;二是诉争设计与在先商标是否构成相同或近似;三是外观设计产品与在先商标核定使用的商品是否构成相同或类似,诉争设计的使用是否容易使相关公众产生混淆或误认。
回归本案,涉案专利的诉争图案使用于鞋帮侧面,该使用方式具备识别商品来源的功能,构成商标性使用;诉争图案与彪马公司在先商标构成近似,且使用位置、方式与上述在先商标高度趋同;涉案专利产品与在先商标核定使用的商品均为鞋类产品,二者构成相同商品。综合上述情形,涉案专利的实施极易使相关公众对产品来源产生混淆,或误认为其与彪马公司存在特定商业关联,完全符合商标侵权的构成要件,其实施必然会损害彪马公司在先商标的专用权。因此,涉案专利与彪马公司在先商标权构成权利冲突,是客观存在的事实。在此情形下,若允许该外观设计专利权合法有效并行使,必然会破坏市场识别秩序,导致相关公众产生混淆误认,这与专利法第23条第3款的立法本意相悖,亦不应被法律允许。二审判决对此的认定及结论是完全正确的。
国家知识产权局的被诉决定认为,彪马公司提交的证据不足以证明涉案专利的实施会误导相关公众或导致混淆,该认定显然忽视了上述客观事实。事实上,只要外观设计的实施会导致相关公众对商品来源产生混淆或误认,即应认定其与他人在先商标权构成权利冲突,这是判断商标权与外观设计专利权权利冲突的核心标准。
二、权利共存:知识产权共存的前提是不造成公众混淆、不产生权利冲突
国家知识产权局在被诉决定中认为,涉案专利设计与江苏某体育用品公司享有使用权的第3016612号商标的近似程度,高于其与彪马公司四项在先商标的近似程度,故江苏某体育用品公司有权将该合法使用的商标应用于专利产品,该观点也是国家知识产权局在类似案件中一贯持有的裁判思路。[3]而二审法院则认为,涉案专利中的诉争图案刻意改变了第3016612号商标中区别于彪马公司三项在先商标的显著特征,实质挪用了彪马公司三项在先商标的核心显著特征,且使用位置、方式与彪马公司的商标使用情形基本一致,因此江苏某体育用品公司对诉争图案的使用,并非对第3016612号商标的正当合法使用。
从二者的裁判逻辑可以看出,国家知识产权局的被诉决定与二审法院的判决存在一个共同的逻辑前提,即若外观设计系对专利权人自身在先注册商标标识的使用,且该使用具有正当性,则可阻却其与他人在先商标权的权利冲突。二者的核心差异仅在于对“使用是否具有正当性”的事实认定:被诉决定以“涉案专利与专利权人自身商标的近似程度更高”为依据,认定使用具有正当性;二审法院则以“诉争图案实质挪用他人商标显著特征、改变自身商标核心区分特征”为依据,认定该使用不具有正当性。此外,二审法院还结合商标申请时间的先后,特意排除了彪马公司申请日晚于第3016612号商标的第G1250838号商标,仅认定涉案专利与彪马公司的三项在先商标权构成冲突。
对于上述裁判逻辑,本文则持不同观点,认为应回归不同性质知识产权之间的法律关系本质,厘清核心问题:基于同一客体产生的在先合法权利,是否必然成为该客体构成另一不同性质知识产权的合法法律依据?
民事权利的构成,是主体、客体、内容等静态要素,与合法取得方式这一动态条件的有机结合。同时,不同类型的民事权利因立法保护目的不同,具备各自专属的构成特征。《民法典》为民事权利的构成设定了统一的框架性规定,商标法、专利法等知识产权部门法则对具体权利的构成要件作出了细化要求,二者结合构成了民事权利的完整构成体系。其核心逻辑为:只有同时满足主体适格、客体合法、内容明确、取得方式合规的民事权利,才是受法律保护的完整民事权利。
具体到知识产权领域,同一商业外观虽可能成为商标权、外观设计专利权、著作权等不同知识产权的权利客体,但该客体能否产生某一具体知识产权,仍需满足对应知识产权部门法规定的法定条件:作品需具备独创性,商标需具备显著性或可识别性,外观设计则需满足新颖性和区别性要求。同时,外观设计专利权的授予、商标的注册,均不得损害他人的在先合法权利。由此可见,某一商业外观并非当然能够获得多项知识产权的重叠保护,其能否成为不同知识产权的权利客体,需分别符合各部门法的法定要件。
此外,不同性质的知识产权在权利内容、保护期限、侵权判定标准等方面存在核心差异:著作权侵权的判定,核心在于作品的独创性表达是否被非法使用;商标侵权的判定,核心在于相关公众是否会产生混淆误认;外观设计专利侵权的判定,核心在于一般消费者是否认为二者的整体视觉效果相同或近似。由此可见,不同类型的知识产权相互独立,其权利的产生均需满足各自的法定条件,彼此之间不存在天然的权利效力传递性。
以作品、商标、外观设计的权利转化为例:作者对其创作的作品依法享有著作权,但若该作品与他人已注册商标相同或近似,则该作品在相同或类似商品上,不得被核准注册为商标;就外观设计与商标而言,商标权的立法目的在于“识别商品来源”,外观设计专利权的立法目的在于“保护产品的美学设计”,二者实行独立审查、独立授权、独立保护的原则,若市场主体欲对同一商业外观同时获得商标权和外观设计专利权的保护,需分别提出申请并分别满足各自的法定条件,且均不得与他人在先权利构成冲突。
反之,若市场主体就某一客体已获得外观设计专利权,其欲将该客体注册为商标,仍需满足商标法的全部规定,包括不得与他人在同一种或类似商品上已注册的商标相同或近似、不得损害他人在先权利等;同理,若市场主体就某一客体已获得商标权,其欲将该客体申请为外观设计专利,亦需满足专利法的全部规定,专利法第23条第3款规定的“不得与他人在先合法权利相冲突”便是不可或缺的要件之一。
简言之,外观设计专利权与商标权是两种性质完全不同的知识产权,不能仅以“外观设计系对专利权人自身注册商标标识的使用”为由,直接认定该使用具有天然正当性,并据此授予外观设计专利权。在本案中,即便涉案专利使用的是江苏某体育用品公司享有合法使用权的商标标识,但该标识与彪马公司的在先注册商标近似,且使用在相同的鞋类产品上,极易造成相关公众的混淆误认,该客观事实并不会因标识的权利归属而发生改变。而造成相关公众与他人在先商标的混淆误认,正是专利法第23条第3款规定的排除外观设计专利权授予的法定情形之一。
司法实践中,有观点认为,本案中涉案外观设计系对专利权人自身注册商标的使用,其外观设计权利因此具有正当性,可与彪马公司的商标权形成“权利共存”。对此,需先厘清知识产权权利共存的法律内涵:民法中的权利共存,是指两个或多个合法民事权利(可归属于同一主体或不同主体),基于法律规定或合法约定,在同一客体上并存且互不冲突、各自独立实现其权能的法律状态,其核心在于权利边界清晰、权能互补或并行,例如人格权中的知情权与隐私权、财产权中的物权与债权。
在知识产权领域,权利共存通常指多个主体对同一知识产品依法享有各自的知识产权,且各权利之间相容共存、互不冲突。知识产权具有专有性,即权利人依法独占对知识产品的使用,排斥他人的非法利用,因此知识产权的权利共存,本质上是对权利专有性的有限背离,其适用需满足严格的法定条件––––只有在不造成相关公众混淆、不损害市场秩序和消费者权益、不超越权利边界的前提下,才允许商业外观衍生的多项知识产权共存。
从比较法的视角来看,日本法对知识产权权利共存的规定具有参考意义:日本《商标法》第29条、《外观设计法》第26条规定,在后取得的商标权或外观设计权,若与他人在先的其他知识产权构成冲突,该在后权利不得在“相同领域内竞争使用”或“以商业化方式使用”,即日本法允许知识产权权利共存的前提是,权利人获取权利时遵循诚实信用原则,且权利的行使不会实际造成相关公众的混淆误认。[4]
在我国商标授权确权的司法实践中,亦承认一定条件下的商标权共存,北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》对此作出了具体规定:其一,共存协议可以作为排除混淆的初步证据,用于判断诉争商标与引证商标是否构成近似;其二,若引证商标与诉争商标的标识相同或基本相同,且使用在相同或类似商品上,不能仅以共存协议为依据准予诉争商标注册;其三,若二者标识仅为近似,且使用在相同或类似商品上,在无其他证据证明共存会导致相关公众混淆的情况下,可认定二者不构成近似商标。[5]上述规定的核心逻辑是,商标权共存的前提是当事人达成合法的共存协议,且权利的共存不会造成相关公众的混淆误认,即在不损害市场秩序和消费者权益的前提下,允许当事人通过合意达成权利的善意共存。
综上,知识产权权利共存是法律尊重权利多样性、优化知识产品资源利用效率的体现,但其核心要件是“合法、兼容、边界清晰”,且必须以“不侵害他人合法权利、不造成相关公众混淆”为前提。法律通过明确权利顺位、划分权能范围、允许当事人合意约定等方式,为不同类型知识产权的共存提供法律空间,而司法实践中区分权利共存与权利冲突的关键,便在于是否造成相关公众混淆、是否超越法定权利边界。回归本案,正如二审法院所认定的,涉案外观设计专利与彪马公司在先商标权之间,存在标识近似、商品相同、极易造成公众混淆的情形,而混淆的客观存在,使得二者丧失了权利共存的基础和法定条件。
三、权利冲突:知识产权权利冲突的解决核心是保护在先权利
知识产权领域的权利冲突,是由知识产权的权利属性特殊性、制度设计的局限性,以及市场竞争的利益驱动等多重因素共同决定的,是知识产权司法实践中常见的现象,也是亟待解决的重要权利竞合问题。在本案中,同一或相似的商业外观衍生出多项知识产权,形成了复杂的权利竞合关系:除彪马公司主张的四项在先商标权外,还存在江苏某体育用品公司享有使用权的第3016612号商标权,以及本案诉争的外观设计专利权。上述三组权利之间,既涉及涉案专利与第3016612号商标权的权利共存问题,也引发了涉案专利与彪马公司在先商标权、第3016612号商标权与彪马公司在先商标权的权利冲突问题。
关于知识产权权利共存的规制规则,前文已予以详述,而对于知识产权权利冲突的解决,理论界与实务界已形成共识,其核心逻辑是平衡权利保护与市场秩序,即在依法保障合法权利行使的同时,严厉遏制不正当竞争行为,避免知识产权的权利滥用。结合司法实践与立法精神,解决知识产权权利冲突应秉持三大核心原则:
第一,保护在先权利原则。该原则是解决知识产权权利冲突的首要原则,其核心要求是,在后知识产权的授予与行使,不得损害他人已经合法取得的在先权利。无论是商标注册还是外观设计专利授权,均应将“不与他人在先合法权利相冲突”作为核心审查要件,这也是专利法第23条第3款、商标法相关规定的立法本意。
第二,利益平衡原则。该原则要求在保护在先权利的同时,兼顾在后权利人的合法利益,实现各方主体的利益平衡。具体而言,若在后权利人在取得权利时系善意,且已基于该权利进行了实际投入并形成一定的市场利益,在先权利人不得随意禁止在后权利人在原有范围内继续使用;同时,在后权利人的权利取得必须符合法定程序,且其权利行使不得损害在先权利人的合理权益,若其使用行为造成相关公众混淆,仍应认定构成权利冲突。
第三,诚实信用原则。诚实信用原则是民法的帝王条款,亦是知识产权审判的基本原则,其对权利冲突的解决具有双重约束作用:一方面,在后权利人在取得权利的过程中,应尽到对他人在先权利的合理避让义务,不得具有攀附他人商誉、混淆商品来源等不正当意图;在行使权利的过程中,应尊重在先权利的边界,不得滥用权利损害在先权利人的合法利益。另一方面,在先权利人亦应规范、合法地行使权利,不得利用其在先权利地位,实施市场垄断、排除正当竞争等权利滥用行为,不得获取不正当的市场利益。
结合上述原则分析本案,国家知识产权局的被诉决定存在两处明显的法律适用与事实认定错误:
其一,错误理解并适用了专利法第23条第3款的规定。根据该条款,只要被授予专利权的外观设计与他人在先合法权利构成冲突,即损害了他人的在先权利,该外观设计专利权即应被宣告无效,条款本身并未设置任何例外情形。但被诉决定却以“外观设计系对专利权人自身商标的正当使用”为由,认定可阻却已然客观存在的权利冲突,该认定相当于在专利法第23条第3款规定的权利冲突构成要件之外,增设了“系对自身商标的正当使用”这一额外条件,违背了该条款的明确规定与立法本意。
其二,在已有权利冲突的基础上,进一步制造了新的权利冲突,违背了知识产权确权的基本目标。本案中,彪马公司曾针对江苏某体育用品公司享有使用权的第3016612号商标,提出商标异议及无效宣告请求,但该商标在国家知识产权局审查阶段最终仍获准注册并维持有效,这一结果已在近似标识、相同商品上,埋下了商标权之间权利冲突的隐患。而国家知识产权局在被诉决定中,对使用了与彪马公司在先商标近似标识的涉案外观设计专利予以维持有效,从而进一步在原有商标权冲突的基础上,新增了商标权与外观设计专利权之间的权利冲突,加剧了知识产权权利竞合的复杂性。
“权利竞合问题的解决,是一个保护合法利益和协调各种利益关系的过程,同时也是立法价值目标确认和司法价值立场选择的过程。”[6]明晰知识产权的权利边界、防范和化解权利冲突,是知识产权授权确权审查与司法审判工作的基础目标。国家知识产权局等行政审查机关,以及各级人民法院等司法机关,理应通过严格的审查标准、明确的确权规则、清晰的裁判导向,准确界定不同类型知识产权的保护范围,从源头上减少权利重叠、消除权利冲突,降低市场主体的经营与法律风险。而非在已有权利冲突的前提下,作出进一步制造权利冲突的审查决定或裁判,唯有如此,才能实现知识产权立法与执法的核心目标——既依法保护市场主体的合法知识产权,又维护公平有序的市场竞争秩序和消费者的合法权益。
注释:
1 国家知识产权局第563353号无效宣告请求审查决定。
2 最高人民法院(2024)最高法知行终1274号行政判决书。
3 国家知识产权局发布的《2024年度专利复审无效典型案件决定要点汇编》要点68:涉案专利包含请求人商标的主要文字和图案标识,但该标识为双方获准注册商标的交叉相同文字和图案标识,双方均可合法使用;涉案专利的使用具有合法权利基础,无论是否在商品上使用了与请求人相同或近似的商标,均与请求人的在先商标权不构成权利冲突。
4 吴汉东. 商业外观知识产权竞合问题研究[J]. 中国法学,2025(05)。
5 北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》15.10、15.12。
6 吴汉东. 商业外观知识产权竞合问题研究[J]. 中国法学,2025(05).
(本文仅代表作者观点,不代表知产财经立场,平台并不承诺对内容负责,如有相关疑问,请联系文章作者。)





京公网安备 11010502049464号