​判决解析：德国最新SEP许可案件中的裁判规则设计

　　作者：Henry Chou

　　2022年8月5日，德国慕尼黑第一地区法院（Munich I Regional Court）就诺基亚与OPPO专利纠纷中的两个独立案件作出裁决，并批准了诺基亚提出的两项禁令请求。这一裁决迅速引起了强烈的舆论反响。近年来，在全球通信领域标准必要专利（Standard Essential Patent，SEP）诉讼中，中、美及部分欧洲主要国家均成为相关纠纷高发地，各类禁诉令与反禁诉令让人颇有应接不暇之感。而在SEP诉讼的欧洲战场上，德国法院近年来的一系列判决发挥了重要的风向标作用，从而在业界内产生了重大影响。

　　近年来，从2020年5月德国联邦最高法院判决的Sisvel诉海尔案，到如今的诺基亚诉OPPO案来看，德国法院在SEP案件的裁决中将利益平衡原则置于优先地位；细读判决文书，则更能够深入理解德国法院在这一原则指导下，对SEP之特殊性质、FRAND（公平、合理、无歧视）许可之本质以及许可双方行为正当性等重要问题的裁判标准，值得引起任何潜在的FRAND许可方与被许可方的高度重视。

　　德国法院判决SEP许可系列案件

　　此次案件涉及EP2080193（用于音调滞后估计）和EP3557917（用于提供有效的不连续通信的方法和装置）两件专利。据德国媒体JUVE-PATENT报道，诺基亚与OPPO过去曾签署专利许可协议，但该协议目前已经到期。两家公司在新合同谈判中无法调和彼此的价格分歧，遂选择对簿公堂。

　　经审理，慕尼黑第一地区法院在裁定中认定OPPO（及其子品牌一加）在未在FRAND条件下努力取得授权、未支付许可费用的情况下使用了诺基亚的两项涉案专利技术，遂责令被告方立即停止侵权，即在德国停止销售相关侵权产品（同时提供必要信息、公布相关会计账目、销毁和召回侵权产品），赔偿诺基亚相应的经济损失，并承担相应的诉讼费用；若被告方违反禁令，则将面临每次高达25万欧元的罚金或6个月（累计最高2年）的监禁。

　　在慕尼黑第一地区法院的此次裁决之前，今年6月，德国曼海姆地区法院曾授予诺基亚非SEP禁令（关于Wi-Fi实施专利）；7月5日，曼海姆地区法院又授予诺基亚SEP禁令（关于同一专利家族的两个蜂窝标准必要专利）。上述两案落槌后，被告方均向德国卡尔斯鲁厄高等地方法院提起上诉，并请求免于执行禁令。但卡尔斯鲁厄高等地方法院以原裁定无明显错误为由，悉数驳回了被告方的请求。

　　真实意愿与行为正当性之关联

　　在涉案技术事实相对明确的情况下，本案的争议焦点落在了一系列与FRAND相关的法律问题之上：被告方针对原告提出的权利滥用异议是否成立？双方当事人的行为是否各自具有正当性？对此，慕尼黑第一地区法院的判决文书也重点围绕法理阐释而展开。

　　法院遵循FRAND领域的既有裁判规则在判决说理中首先为SEP许可人的行为划出了合理性边界。在通信领域，技术标准的确立使得相关市场的生产商不得不选择标准所覆盖的专利技术，而SEP权利人亦负有依据FRAND条款向标准实施者进行许可的义务。但法院指出，许可人通过SEP获得的优势，与其应当担负的FRAND许可义务是对等的，许可人与标准实施者始终拥有平等的地位。因此，这并不意味着SEP许可人凭借自身专利针对被控侵权人提起禁令救济、产品召回或下架等法律诉求，就必然构成权利滥用行为。慕尼黑第一地区法院援引欧盟法院所确立的FRAND许可规则指出，如果SEP许可人在发起上述法律行动前，已预先将侵权事实、所涉专利、侵权方式等事项告知了使用相关SEP的标准实施者，且在标准实施者表达了以FRAND条款签署许可协议的意愿（willingness）后向其发出书面要约，明确了许可费率、费率计算方式，但标准实施者未积极回应要约且仍继续侵犯相关SEP权利的，SEP许可人有权以法律武器维护自身权利，这不会造成许可双方的利益失衡。此时，即使SEP许可人本身占有市场支配地位，或其发出的书面要约可能缺失一些与FRAND要求相关的元素（可在后续谈判过程中继续修改至符合FRAND要求），也不应认为其滥用了自身权利。只有当SEP许可人全然拒绝标准实施者（或潜在实施者）的谈判请求，或在谈判过程中自始至终拒绝以FRAND条件授予许可时，方可明确认定其构成权利滥用。

　　相应地，标准实施者（或潜在实施者）也必须认识到，应用标准必须获得相应的SEP权利人的授权许可。法院指出，标准实施者当然有权要求以FRAND条件获得许可，但前提是其务必预先清晰、无疑义地向SEP权利人表达签署FRAND许可协议的意愿，并在随后以积极的姿态和目标明确的方式参与许可协商过程。“一个具有获取许可的诚实意愿的标准实施者，必须接受任何符合FRAND要求的许可条件。”换言之，在一切SEP许可纠纷中，法院都将通盘考察双方当事人在谈判中的各种行为。而一旦法院认定SEP相关义务承担者的行为具有正当性，标准实施者所表现出的获取许可的真实意愿，就将成为决定纠纷走向的胜负手。

　　综上所述，慕尼黑第一地区法院在此次裁决中指明，判断SEP许可谈判双方行为正当性的一项不可或缺的重要因素，是双方当事人通过其谈判行为所体现出的真实意愿；许可双方都负有以合理的、符合双方共同利益的方式推动谈判进程的职责，并切实遵守诚实信用原则与行业内的一般商业惯例。同时，根据在案证据，法院认定诺基亚提出的许可条件是“严肃认真的，且旨在达成符合谈判各方利益的协商结果”，而OPPO一方的行为则说明其显然缺乏获取许可的真实意愿。由此，法院最终作出了有利于SEP权利人一方（即诺基亚）的裁决。

　　利益平衡视角下的裁判规则设计

　　慕尼黑第一地区法院的此次裁定，延续了德国联邦最高法院在Sisvel诉海尔案以及2015年欧盟法院在华为诉中兴案中所确立的裁判规则。将视角带入这条一以贯之的司法脉络，作为SEP权利人的诺基亚此次取得胜诉并不是一个出人意料的结果。而从上文的判决说理来看，德国法院似乎对标准实施者课以了较高的责任与义务——但在法院看来，基于SEP本身的特殊性质，这绝非有意偏袒某方的规则设计，而恰恰是真正实现许可双方利益平衡的正确方式。

　　在Sisvel诉海尔案中，德国联邦最高法院指出，与普通专利许可谈判不同，由于实施标准必然要求使用其所包含的SEP，标准实施者在缺乏其他替代选择的情况下，往往出于自身利益考量而倾向于尽量拖延许可谈判，直到相关SEP的保护期到期为止，从而避免承担禁令等风险。如果许可谈判涉及多个专利或者专利组合，则拖延谈判的策略无疑将带给标准实施者更大的经济利益。而SEP权利人一方的利益则始终在于尽快达成许可协议以获取更多的许可费用，因此其往往更倾向于主动推动谈判进程。慕尼黑第一地区法院则在此次裁决中进一步列举了标准实施者可能被认定为有意拖延谈判的行为，包括根本上拒绝符合FRAND条件的许可条款，或表面上以自己提出的条款要求达成FRAND许可，但在合同细节的协商过程中却拒绝或尽可能拖延答复权利人提出的合理条件。此外，标准实施者在收到SEP权利人发出的侵权通知后的回应方式，也可能作为认定侵权人是否采用拖延战术的重要依据。

　　概而言之，在SEP许可谈判中，时间站在了标准实施者一方。为了避免因不合理拖延许可谈判所导致的避免专利反向劫持（reverse hold-up）现象、维系许可双方之间的利益平衡，相应的补偿性规则设计不可或缺。因此，慕尼黑第一地区法院援引欧盟法院在先判例指出，若标准实施者并不具有获取许可的真实意愿，则关于SEP权利人提供的许可条款是否符合FRAND要求的问题也将被悬置。换言之，标准实施者必须首先以实际行动表现出诚意与善意，才能获得指控SEP权利人滥用其权利的资格。

　　总结来说，通过开放标准推动创新技术传播的必要前提，在于专利权人与标准实施者双方均遵守许可规则。对于标准实施者而言，这意味着其理应为自身使用的创新技术而向专利权人支付符合FRAND条件的费用补偿。本案中，德国法院认定，在作为专利权人的诺基亚公正行事的同时，作为标准实施者的被告一方的行为却违背了FRAND原则，并因此使其他谈判主体陷于竞争劣势。

　　SEP许可诉讼近年来广受关注，不仅是因为此类诉讼往往发生在巨头科技公司之间、争议标的额巨大，更是由于处理权利人与标准实施者之间复杂而微妙的利益关系在全球范围内都是令法院头疼的问题，不同地区法院的每一次判决都可能对全球其他司法管辖区的相关实践产生深远影响。在此背景下，德国法院近两年的一系列判决的最重要意义，便在于回归利益平衡的司法初衷，同时提醒参与许可谈判的各类主体严守诚实守信（good faith）的市场准则——而这或许也将是纷繁复杂的SEP许可纠纷的终极解决方案。

（本文仅代表作者个人观点，不代表知产财经立场）