白帆：《专利法》中“制造”的新理解

　　作者：白帆 贵州省高级人民法院民三庭副庭长

　　摘要：实践中通常认为，《专利法》意义上的“制造”是指实现专利技术或设计方案。但在特殊情况下，这一理解可能不利于保护知识产权，可尝试附加新的判断要件。

问题的提出

　　甲公司委托乙公司代加工食品，约定乙公司必须使用甲公司提供的产品包装袋，包装袋上印有委托方、受托方名址和甲公司商标等信息，乙公司将加工好的食品封装入包装袋后交由甲公司进行销售。后乙公司被诉至法院，认为其生产产品的包装袋侵害了权利人的外观设计专利权。权利人要求判令乙公司停止侵权、赔偿损失。该诉讼请求能否得到支持？

观点一：方案实现说

　　目前的司法实践通常认为，《专利法》第十一条规定的“为生产经营目的制造专利产品”，是指完整实现专利技术或设计方案。具体地，对发明和实用新型专利权而言，是指做出或形成具有权利要求所记载的全部技术特征的产品；对外观设计专利权而言，是指做出或形成采用外观设计专利的图片或者照片所表示的设计方案的产品。

　　根据这一观点，人民法院在审理前述案件时可能认为，被诉侵权产品包装袋系由甲公司印制并提供，而其所涉外观设计方案在印制完成时即已被完整实现，故该制造外观设计专利产品的行为系由甲公司实施。也是因此，虽然最终进入市场的成品系由乙公司生产，但乙公司实施的并非《专利法》意义上的制造行为，无论被诉侵权产品包装袋是否落入涉案外观设计专利权的保护范围，乙公司均不承担侵权责任。

观点二：价值实现说

　　另一种观点认为，被诉侵权产品最终系由乙公司生产完成并投入市场，乙公司的生产成品行为与可能对权利人造成的损害间具有因果关系，认为乙公司无任何责任的观点不符合社会公众的通常理解，对保护权利人的合法权益也不甚公平。故在观点一的基础上，对《专利法》意义上的“制造”，除要求完整实现专利技术或设计方案外，还应附加新的条件，即该产品须具备独立的、能够投入市场流通的价值。

　　申言之，发明与实用新型专利产品制造完成后便具备独立的使用价值，制造者可以自行使用专利产品创造收益。所以，一方面，《专利法》规定，使用发明或实用新型专利产品的行为亦属实施专利；另一方面，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“《专利侵权纠纷司法解释》”）第十二条第一款前段规定：“将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为。”

　　而外观设计专利则不同，其价值主要体现在：一是通过新颖、有创意的产品外形及图案等，吸引消费者的注意力、购买力；二是发挥类似《反不正当竞争法》上产品包装装潢的识别作用；也可能两者皆有之。要实现这些价值，意味着外观设计产品必须投入市场流通与消费者见面；而独立的使用行为，一般只能发挥外观设计的美学功能，不涉及其在购买力或识别力方面的价值实现，对权利人不会造成较大的损害。

　　所以，一方面，《专利法》并未规定使用外观设计专利产品的行为属于实施专利；另一方面，《专利侵权纠纷司法解释》第十二条第二款规定，“将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为”，而并未限制制造另一产品后自行使用的行为。

　　根据这一观点，人民法院在审理前述案件时可能认为，被诉侵权产品包装袋虽系甲公司印制并提供，但该包装袋明确用于生产被诉侵权产品，印有委托方、受托方名址和甲公司商标等信息，显然除封装被诉侵权产品外不具有其他实际用途，正常情况下此类包装袋也不可能单独进入市场流通。而使该外观设计专利产品作为成品投入市场即最终实现专利价值，乙公司的行为不可或缺，故应认定乙公司参与实施了《专利法》意义上的制造行为；如构成侵权，乙公司至少应承担停止侵权的责任；至于乙公司是否应承担损害赔偿责任，则应视其是否存在侵权的故意或过失、是否与甲公司构成共同侵权等。

笔者观点

　　笔者目前较为支持以上观点二，理由如下。

　　第一，观点二更有利于保护知识产权。如采纳观点一，则一方面乙公司未实施《专利法》意义上的制造行为，另一方面甲公司的制造行为在包装袋印制后即已完结，乙公司因未参与包装袋制作，也不可能构成制造行为的帮助侵权。如此，在权利人仅起诉乙公司时，甚至在乙公司明知该包装侵权时，其都不会承担任何侵权责任，甚至不承担停止侵权的责任，这将十分不利于保护知识产权。

　　可想而知，如按乙公司披露的信息要求权利人再去起诉甲公司，待诉讼程序全部完结多半需要较长时间，则市场已被侵权产品侵占，将给权利人带来难以弥补的损害。而采纳观点二认定乙公司实施了部分制造行为，则至少可以判令其停止侵权，能够及时、有效地从源头制止侵权产品生产并流入市场，这在高度分工的现代生产背景下更有意义。

　　第二，观点二兼顾了利益平衡。实践中，可以认为知识产权的侵权认定和损害赔偿系采不同的规则原则，即侵权认定采无过错责任原则，只要被认定侵权就应无条件地立即停止；损害赔偿采传统的过错责任原则，有过错方须承担赔偿责任，被告在被认定侵权时也可以举证证明自己主观上无过错（最典型的如销售者的合法来源抗辩）。

　　具体而言，在前述案件中，根据举证的便利及对消极事实的证明规则，原告可举证证明乙公司与甲公司间具有共同侵权的意思联络，即存在侵权的主观故意；也可举证证明乙公司未尽到应尽的注意义务，即主观上存在过失。乙公司如有相反证据，也可用于证明自己已尽合理审慎的注意义务，如在与甲公司的委托加工合同中对包装的权利瑕疵有明确约定等。

　　此外，与注册商标不同的是，外观设计专利通常难以有效检索，对不具备专业知识的市场经营一般主体，更不能要求过于严苛。因此，似乎只有当外观设计在全国范围内或在乙公司所在地范围内知名度较高时，方可推定乙公司主观上“应当知道”。通过对举证责任的分配和对注意义务的掌握，可以有效平衡当事人间的利益，同时不致妨碍正常生产经营活动。

　　此外，需要说明，前述案件不宜适用《专利侵权纠纷司法解释》第十二条第二款“将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售”的规定。该规定中的“零部件”，应是指可独立投入市场进行销售的商品，零部件的生产者与使用该零部件的制造者间属上下游关系。这与本案所述情况不符，包装袋不应被视为“零部件”，乙公司获取的加工报酬也不应被视为“销售”，上文对此已作分析。

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