对谈人：
宋 健 江苏省高级人民法院原资深法官、全国审判业务专家
魏 征 专利实务界资深专家
老魏：宋老师，国家知识产权局于2020年12月14日发布了第一批知识产权行政执法指导案例，共计5个。这表明，知识产权行政执法部门也建立了案例指导制度。我注意到，之前最高法院已经建立了指导案例制度，想就此听听您的看法。
宋健：我也注意到国知局最近发布了指导案例。最高法院早在2010年11月26日就发布了《关于案例指导工作的规定》（法发[2010]51号）；2015年5月13日，最高法院又发布了《〈关于案例指导工作的规定〉实施细则》（法〔2015〕130号）。这两份规范性文件的出台，标志着人民法院案例指导制度日趋完善。截至2021年11月9日，最高法院已陆续发布了30批共计171个指导性案例。
老魏：最高法院发布涉及知识产权的指导性案例大致多少件？
宋健：据统计，涉及知识产权的有效指导性案例共30件，其中专利案例7件。为什么提到“有效”呢，因为最高法院于2020年12月29日发出通知，明确指导案例20号即发明专利申请临时保护期案不再参照，故原先的31件知识产权指导性案例减为30件。
老魏：我理解，最高法院发布指导性案例，目的在于及时总结审判经验，统一法律适用，提高审判质量，维护司法公正。这是因为，我国有知识产权案件管辖权的法院分布在全国各地，由于各地经济发展不均衡，各地法院受理的案件数量多寡不一，审判经验也有差异，故为维护法律适用的统一，案例指导制度就应运而生。与此同时，我国法律亦赋予了行政机关知识产权执法权，同样也面临着统一各个地方执法部门的法律适用问题，故国知局主动发布行政执法指导案例，也很有必要。
宋健：这充分反映出我国知识产权执法的“双轨制”特色。所谓“双轨制”，是指当权利人遭遇知识产权侵权时，既可选择向法院提起诉讼，也可选择请求知识产权行政主管机关进行查处。前者系寻求司法救济，后者为寻求行政救济。例如，《专利法》第四次修正第65条规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。”这种制度设计，因具有鲜明中国特色，故称为“双轨制”。
老魏：我比较关注的是，在“双轨制”下，最高法院和国知局分别发布的指导案例，是否会发生执法标准的不统一？如果有冲突，应当如何协调？
宋健：您的意思是不是说，两种指导案例的法律效力孰高孰低？这不能简单比较，而需要具体分析。关于司法系统的案例指导制度，有以下主要规定：
首先是案例标准。根据规定，指导性案例应当是裁判已经发生法律效力，认定事实清楚，适用法律正确，裁判说理充分，法律效果和社会效果良好，对审理类似案件具有普遍指导意义的案例。指导性案例应当符合以下条件：（1）社会广泛关注的；（2）法律规定比较原则的；（3）具有典型性的；（4）疑难复杂或者新类型的；（5）其他具有指导作用的案例。
其次是发布机构。对全国法院审判、执行工作具有指导作用的指导性案例，须提交最高法院审判委员会讨论决定，并统一发布。
再次是案例援引。各级法院正在审理的案件，在基本案情和法律适用方面，与最高法院发布的指导性案例相类似的，应当参照相关指导性案例的裁判要点作出裁判，并应当将指导性案例作为裁判理由引述，但不作为裁判依据引用。
老魏：我注意到，最高法院对指导性案例有完整的制度规定。比如，最高法院专门成立了案例指导工作办公室，负责指导性案例的征集、遴选、审查、发布、研究和编纂，以及对全国法院案例指导工作的协调和指导等工作。此外，最高法院案例指导制度还有一个显著特点，就是除各级法院可以推荐指导性案例外，人大代表、政协委员、专家学者、律师等社会各界人士也可以推荐，这就使得指导性案例的选择具有广泛社会基础。
这里我还想了解的是，指导性案例一经发布，对类似案件的审理将产生参照适用的效力，是否可以理解为我国正在逐步建立具有中国特色的案例法（caselaw）制度？
宋健：您这个问题很好。我理解，最高法院的指导性案例，与普通法系的案例法相比有很大差异，具有中国特色。首先，我国是成文法国家，指导性案例并不是法律渊源，不能作为“裁判依据”直接引用，只能作为“裁判理由”加以援引；其次，指导性案例虽然不具有法律拘束力，但又具有一定的事实拘束力，具体表现为：一是案件承办人员在办理案件过程中，应当查询相关指导性案例；二是在裁判文书中引述相关指导性案例的，应在裁判理由部分引述指导性案例的编号和裁判要点；三是公诉机关、案件当事人及其辩护人、诉讼代理人引述指导性案例作为控（诉）辩理由的，案件承办人员应当在裁判理由中回应是否参照了该指导性案例并说明理由。
据我观察，随着最高法院发布的指导性案例逐步增多，对于指导性案例的理论研究以及个案适用，都日益受到重视。但无论如何，我国的成文法系传统不会从根本上改变，指导性案例较难发展为普通法系的案例法，其主要作用还只是对特定法律条文加以具体解释，以引导法官寻找到恰当的制定法依据。
老魏：明白。不过，既然指导性案例对类似案件的审理具有参照效力，那么，一旦成为指导性案例，是否就是“终身制”了？
宋健：这您大可不必担心。根据最高法院的规定，当指导性案例具有下列情形之一的，不再具有指导作用：（1）与新的法律、行政法规或者司法解释相冲突的；（2）为新的指导性案例所取代的。由此可见，指导性案例并不是“终身制”的。例如，最高法院在2020年12月29日发布通知（〔2020〕343号），明确“经最高法院审判委员会讨论决定，9号、20号指导性案例不再参照。但该指导性案例的裁判以及参照该指导性案例作出的裁判仍然有效。”
老魏：作为业内人士，我特别关注不再参照的20号指导性案例，即《深圳市斯瑞曼精细化工有限公司诉深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝谁处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案》，该案裁判规则是“在发明专利申请公布后至专利权授予前的临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售，即使未经专利权人许可，也不视为侵害专利权，但专利权人可以依法要求临时保护期内实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”对于该案，一直存在很多争议。
我注意到，20号指导性案例发布于2013年11月。但2016年3月21日，最高法院发布《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（法释〔2016〕1号，简称专利法司法解释二）。第18条第1款规定：“权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。”第3款规定：“发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品，且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的，对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张，人民法院不予支持”。可见，上述司法解释的规定更加周延，增加了“且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的”限定条件，避免产生“临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品不为专利法禁止”的误读，所以20号指导性案例已与新的司法解释规定相冲突，不再具有指导作用。
宋健：从第20号指导性案例所涉规则变化过程看，明确规定指导性案例的退出机制还是十分必要的。
老魏：那么，您对国知局推行的“指导案例”制度有什么建议呢？
宋健：首先，国知局发布行政执法指导案例还是很有意义的，对于统一行政执法标准，提高办案水平有帮助。但国知局也可以考虑借鉴最高法院的做法，在制度设计上对案例指导制度加以进一步完善，处理好行政执法指导案例与我国司法制度的衔接。这是因为，知识产权行政处理决定以及行政裁决，最终都需要在行政诉讼中经受司法程序的审查，而“双轨制”执法中面临的一些共同性疑难问题，需要协调处理好裁判标准，以避免“各自为政”。
老魏：国知局第一批指导案例共公布了5个案例，其中第4号指导案例为“河北省邯郸市知识产权局调解专利分案申请临时保护纠纷案”，刚好与专利法司法解释二第18条规定有关。
宋健：第4号指导案例涉及的问题是如何确定发明专利申请临时保护期的“起点”，而司法解释对此并无明确规定，看来行政执法指导案例与司法指导性案例之间可以形成互补关系。
老魏：第4号指导案例公布的“案件要点”是：“‘临时保护期’为发明专利申请的公开日至授权日。其中对于分案申请的公开日判断，以其母案、分案申请中较早的公开日为准。本案中母案申请公开日早于分案申请公开日，以母案申请公开日为公开日。”宋老师，您看这个问题是不是有点绕？
宋健：我觉得，也不算太绕，只是有点“跳动感”。因为涉案专利是一个发明专利，故涉及到临时保护期及起点确定问题，只不过，该发明专利来自于分案申请，而“案件要点”认为，确定分案申请的发明专利的临时保护期起点，要在分案申请与母案申请之间“跳跃”，看看两者的公开日孰先孰后，以“较早的公开日”为准。
老魏：不过，从专利法原理上看，第4号指导案例似乎值得商榷。首先，分案申请（divisional application ）出自于母案（parent application ），从英文原意上看，分案是从母案中“分割”出来的。但是，一经分割出来，形式上分案申请就具有独立的“人格”，因此，正式受理分案申请后，专利局要给分案申请再分配一个申请号（但仍保留原申请日），在该申请的生命全周期中，都得使用该申请号，例如办理各种手续，缴纳费用，特别是实质审查请求费，都是以“申请号”来区分的。
其次，《专利法》第13条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”该规定中的“发明专利申请”，既包括普通的发明专利申请，也包括经过分案分出来的发明专利申请，具体地，在第4号指导案例中，特指涉案专利。
最后，从根本上看，第4号指导案例似乎误解了母案与分案之间的法律关系，或者说，对这两种申请的法律性质产生了误解。
现行《专利法实施细则》第43条规定，依照本细则第42条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。就是说，由于分案出自于母案，分案与母案必然有“血缘”关系。在满足“不得超出原申请记载的范围”的前提下，才有“保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日”的利益，否则，如果分案时趁机增加了原申请中没有记载的“新内容”，就违背了“先申请原则”，就不能再保留原申请日或优先权日了。
可见，尽管存在血缘关系，但分案申请一经确定，就具有自己唯一的申请号，对外就呈现出独立的“人格”，就各自按照预设的程序轨道独自向前发展，即各自有各自的“公开日”，后者的公开日与前者没有关系。彼此不会相互守望。如果按照该指导案例要点，认为该案中可以母案公开日来代替分案公开日，就会导致逻辑不通。即分案申请还有必要再公开一次吗？
宋健：不过，该指导案例要点的意思是，以两者中的“较早的公开日”为准，也并没有说一定以母案公开日为准呀？
老魏：一般来说，母案公开日早于分案公开日，明确以“较早的公开日”为准，大概率就是以母案公开日为准。
宋健：我理解，第4号指导案例似乎是从《专利法实施细则》第43条关于“依照本细则第42条规定提出的分案申请，可以保留原申请日”中推导出来的规则。既然第43条规定“可以保留原申请日”，那么在确定分案申请临时保护期起点时，也可以“较早的公开日”即母案公开日为准。
老魏：这样理解是不妥当的，看来我还没有说服您。这样，我先从一个简化的事实出发。假设一个普通的发明专利申请中，包括两个发明A和B，但该申请的权利要求书只是请求保护主题A，当申请人错过专利法细则规定的主动修改时机后，其难以通过主动修改的方式将主题B纳入权利要求书中，但“上帝关上了一扇门,必然会为你打开另一扇窗”，此时，申请人可以通过分案申请另行主张保护主题B。这一方面说明了分案申请制度的价值所在，一方面又说明，如果没有分案申请制度，母案申请中的主题B，就被视为“捐献给公众”（dedication to the public）了。例如，最高法院知识产权法庭在上诉人格瑞德公司、昂霖公司与被上诉人中森公司侵害发明专利权纠纷案[（2021）最高法知民终192号]中指出：“如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。”
因此，母案申请与分案申请请求保护的内容（权利要求书）通常是不同的。让我们再回头看《专利法司法解释二》第18条第2款的规定：“发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致，被诉技术方案均落入上述两种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明；被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。”这个规定表明，是否给予临时保护，要分别依据涉案的发明申请公开日的“权利要求”与发明授权的权利要求书的“保护范围”来确定，“被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。”
显然，母案申请中公布的权利要求书的“保护范围”不同于分案申请中公布的权利要求书的“保护范围”，否则就没有必要分案了。此时，若回溯到母案申请中公布的权利要求书的“保护范围”，意味着发明申请的分案申请没有必要进行“公布”，何来较早的“公开日”？
宋健：那么，现行《专利法实施细则》第43条关于“依照本细则第42条规定提出的分案申请，可以保留原申请日”的规定，究竟有什么意义呢？
老魏：“保留原申请日”的意义就在于体现分案申请与母案的“血缘关系”！这是基本原理，如果不保留原申请日，就完全是一个跟母案没关系的申请了。换句话说，新的分案申请的权利要求，事实上是对说明书公开的内容进行了重新布局，是一个新的权利要求。只要其没有超出母案申请的记载范围，可以认定分案与母案之间存在“血缘关系”，否则就是一个与母案没有关系的新的申请。
宋健：那么，我能否理解，“保留原申请日”只是确定分案与母案的“血缘关系”，也就是分案保留了“母案”的基因，即申请日仍是母案的申请日，如果母案享有优先权，则可继承母案的优先权日，这也正是依照《专利法实施细则》第42条规定分案申请可以保留原申请日的原义，但对此不能扩大适用到发明专利临时保护期起点的计算上。正如您前面所言，如果可以母案公开日来代替分案公开日，那么分案公开日就没有任何独立存在的必要性了，而且从专利法关于分案申请的基本原理及相关规定上，也不能推导出保留母案申请日的同时，也可保留母案公开日的结论。因此，分案申请的公开日，仍具有独立的法律地位，与母案的公开日没有法律上的牵连。
老魏：对，正是这个意思。
宋健： 经您这么一分析，似乎第4号指导案例与《专利法司法解释二》第18条规定实质上相冲突了？
老魏：当然冲突与否，我们这里也只是学术探讨，不能断下结论，仅供大家研究参考。也许在司法程序中，无论是民事诉讼或者行政诉讼，当权利人主张以第4号指导案例确定发明专利申请临时保护期的“起点”时，法院将有机会对此进行审查，从而提出司法见解，这才是值得我们关注与期待的。
宋健：透过第4号指导案例可见，在确定执法标准方面，行政指导案例与司法指导案例的确需要相互协调，最高法院与国知局应当建立相关协商机制，统一法律适用。当然，也不排除最高法院最终赞同第4号指导案例规则的可能性。
老魏：是的，但最高法院也得就赞同理由给出一个清晰的解释与说明,让公众信服。谈到这里，回到我们观察讨论案例指导制度的初衷，您关于最高法院与国知局应当建立协商机制的观点很中肯，目前两家的交流协作机制正在逐步开展，如法院的技术调查官队伍建设就得到了国知局的大力支持和协助。因此，对于最高法院与国知局在指导案例方面进一步加强交流协商，我们也是乐见其成。
宋健：非常期待。（完）
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