翻译：叶许乐 知产财经
知产财经从海外媒体IP Watchdog获悉，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于上周发布了一项具有先例效力的判决，该判决由Hughes法官撰写，推翻了地区法院维持Mondis Technology, Ltd.公司所拥有专利权利要求有效的决定。
原审判决由美国新泽西州地区法院根据陪审团裁决作出，该裁决认定LG电子未能证明涉案专利权利要求无效，并且LG的被控产品构成侵权。陪审团判给Mondis 4500万美元（约为3.23亿元人民币）的损害赔偿金。
LG随后提出了一项法律判决动议（JMOL），主张因缺乏书面描述（written description）而导致专利无效，但地区法院驳回了该动议。在损害赔偿重审中，重审陪审团判给Mondis 1430万美元（约为1.02亿元人民币），驳回了LG关于损害赔偿的审后动议，驳回了Mondis 关于提高赔偿和律师费的动议，并部分批准了Mondis 关于判决前和判决后利息的动议。
Mondis 的美国专利号7,475,180 名为“带有通信控制器和用于存储显示器单元识别号以识别显示器单元的存储器的显示单元”，涉及一种用于控制计算机显示器的系统。在上诉中，CAFC同意了LG的论点，即该专利的书面描述未能支持权利要求中的限定“用于识别至少一种所述显示器单元的类型的识别号”，法院将此称为“类型限定”（"type limitation"）。
尽管Mondis 辩称，由于已授权专利享有有效性推定，其无需提供任何证据来支持充分的书面描述，但CAFC解释说：“有时专利本身已足够清晰地表明，除非存在相反证据，否则书面描述未能为所要求保护的发明的全部范围提供充分支持……本案也是如此，Mondis 自己的专家在关键点上的证词也证实了这一点。”
法院指出，Mondis 的专家作证称说明书“并未明确记载用于识别显示器单元类型的识别号”，并且双方无争议的是，专利本身“并未明确公开该类型限定”——根据CAFC判决意见的一个脚注，Mondis 的律师在口头辩论中也承认了这一点。
Mondis 试图辩称，陪审团有权驳回LG专家的证词（即“该专利未公开用于识别显示器单元类型的识别号”），因为该专家证词的可信度受到质疑（impeached）。但CAFC表示，Mondis 自己的专家证词加上专利本身，已足以确立“任何进行此项客观审查的合理陪审团，在仅依据专利文件本身（the four corners of the patent）进行判断时，都必然会认定发明人仅拥有并公开了识别特定显示器单元的技术。”
CAFC表示，“即使类型限定未被明确公开，只要存在实质性证据表明该专利以某种不那么明确的方式公开了识别显示器单元类型，这并不一定会构成致命缺陷”。然而，CAFC驳回了Mondis 关于其专家证词为类型识别号（type ID）提供了书面描述支持的主张，因为所讨论的证词是关于侵权问题而非有效性问题，并且也未提及类型限定。法院进一步驳回了Mondis 关于LG专家的承认提供了实质性证据的论点，因为其陈述是在不侵权（noninfringement）的背景下作出的，并且当被问及“‘序列号是否会是用于识别显示器单元类型的识别号’时……Stevenson博士作证说‘没有人提出过这种指控’”。
Mondis 最后辩称，审查历史（prosecution history）提供了实质性证据，因为类型限定是为了克服现有技术驳回而添加的修正内容，并且“当权利要求修正被允许且无异议时，它‘应享有特别重大的正确性推定’”。Mondis 依据Commonwealth Sci. & Indus. Rsch. Org. v. Buffalo Tech., Inc. (USA), 542 F.3d 1363, 1380 (Fed. Cir. 2008) 案来支持这一观点。
但CAFC表示：“Commonwealth Science 案认为，存在‘基于美国专利商标局（PTO）在修正后仍授予专利而产生的有效性推定’。542 F.3d at 1380。它并未认为审查员对权利要求的授权本身就能提供实质性证据证明权利要求符合第112条的要求……如果那样，就几乎不会有已授权专利后来因缺乏书面描述而被宣告无效的情形了。”即使接受Mondis 的论点，涉案的权利要求修正也不支持该论点，因为没有证据表明审查员考虑过说明书是否包含对该修正的书面描述支持。
最终，CAFC总结，陪审团面前关于书面描述的唯一证据来自专利本身，而该专利并未公开类型限定。Mondis 也未能重新引导其自己的专家证词（即“该专利未明确公开类型限定”），也未能“在反驳中传唤他作证”，并且“记录中没有任何证据能让一个合理的陪审团认定本领域普通技术人员会理解该专利公开了类型限定”。因此，地区法院的判决被推翻，涉案权利要求被宣告无效。
附裁决：
京公网安备 11010502049464号