2023年3月3日，中国知识产权名家讲坛第34讲暨商标法完善系列活动之三通过网上腾讯会议和网络直播进行。本次活动由西南政法大学识产权学院邓宏光教授担任主持人，万慧达知识产权管委会成员黄晖博士、华东政法大学知识产权学院王艳芳教授和广东外语外贸大学华南知识产权研究院王太平教授作为嘉宾，共同交流探讨“《商标法》中商标侵权抗辩事由的完善”。
本次研讨活动主要围绕《商标法修订草案（征求意见稿）》（以下简称“《征求意见稿》”）第62条新增的商标侵权抗辩事由展开讨论。该条将《商标法》第59条中的正当使用情形，扩充为符合商业惯例的情形。该条第1款规定：“注册商标专用权人无权禁止他人实施下列符合商业惯例的行为：（一）善意使用自己的姓名、名称、地址的；（二）为描述商品的种类、性质、质量、功能、用途、重量、数量、价值、地理来源及其他特点，使用注册商标中含有的地名、本商品的通用名称、图形、型号、技术术语或者其他与该描述相关的标志的；（三）仅为指示商品的用途、适用对象或者应用场景，使用其注册商标的，但误导公众的除外。”
本次活动还探讨了正当使用中商业惯例的理解与适用、正当使用的构成要件、对姓名和地名正当使用中的问题、描述性使用、指示性使用、商标权权利穷竭等问题。因篇幅较长，拟分成两篇来推送相关内容。同时，知产财经将会议内容进行剪辑回放，以飨读者，点击文末阅读原文即可查看。
编辑整理：朱桓霆、徐杰、徐雯霏 西南政法大学
一、对指示性使用的理解与适用
《征求意见稿》第59条第1款第三项中正当使用的情形为指示性使用，即“仅为指示商品的用途、适用对象或者应用场景，使用其注册商标的，但误导公众的除外”。各位专家、学者对指示性使用的范围、必要性要件、与混淆误认的关系等问题进行了探讨。
关于指示性使用的范围，邓宏光教授认为在实践之中还存在更多指示性使用的空间和余地。比如销售商在广告中告知消费者所售卖的商品，只要没有发生混淆误认，那么指示性使用的范围、类型就可能适当扩散。
黄晖博士认为传统的指示性使用更多是在权利用尽的语境下讨论的。比如打印机的墨盒与打印机的关系，剃须刀的刀头跟剃须刀的关系。
对于指示性使用的必要性要件，黄晖博士认为必要性要件偏向客观。必要性是一个门槛，进入之后还要符合诚实信用的商业惯例。
王太平教授认为指示性使用中应包含必要性要件。征求意见稿中前两项与第三项实际上是不同的。前面两项，尤其是第二项描述性的使用，公众原本是能够使用的，上面存在一个商标的意义，法律对公众的限制是不对的。如果有两种描述性的方式，可以绕开，可以不绕开，只要符合惯例就没有问题。而第三项，如果能够绕开就不要用他人的，不能绕开才用他人的商标。在语言学上，语言的意义分成语言意义和语用意义，语言意义就是词典意义，语用意义可能有言外之意和非言外之意。前两项不需要使用必要性的要求，至少没有第三项使用的必要性要求那么高。
王艳芳教授认为指示性使用的要件是商业惯例和误导，再加入必要性要件就是三重限制，会把商标权看得过强。必要和非必要在不同情况下的使用是带指示性的，是符合商业惯例的。必要性要件可能会对公众成本造成限制。而且必要性要件带有很强的主观性，具有不确定性。如果商标法成熟，商业惯例跟必要性实际上是一个近似与等同的关系。如果商标法不够成熟，那么应尽量减少主观性词汇的应用，而使用能够客观呈现的表述，以增加预见性和确定性。商标权不仅发挥识别功能，还会涉及相关公众，必要性要件明显增加了语言沟通的成本，因此只需符合商业惯例就可以了。
邓宏光教授认为非必要不使用，而且不得误导公众，并指出必要性的客观与否、商业惯例能否体现必要性问题存在争议。必要性问题有可能在商业惯例中获得解决。
对于指示性使用与混淆、误认的关系，王太平教授与邓宏光教授认为商标权要容忍一部分混淆可能性，《征求意见稿》前两项甚至可以容忍更多的混淆可能性，第三项可能容忍得更少。欧盟法并未规定以不存在混淆可能性为前提条件。从条款性质、抗辩关系来看，被告之所以抗辩，是因为存在混淆可能性，如果以不存在混淆可能性为前提条件，就无疑否定这种抗辩。因此最好是不规定，即便是要用，也要避免创造新词。
王艳芳教授认为需要增加误导的要件，同时符合诚实信用的商业惯例可能引起商标的通用名称淡化问题，所以在商标尚未演化成通用名称时，商标权利人是否有权去保护是一个问题。
邓宏光教授总结道，商标符号的形成既有商标权人的付出，也有社会公众的贡献。商标本身是交流的符号，不能过度限制，否则会导致交流成本过高。但如果增加混淆误认要件，实践中可能也不会引起太大争议。
二、描述性使用与指示性使用的关系
对于描述性使用与指示性使用的关系问题，王艳芳教授指出要避免循环论证，应将指示性使用或者描述性使用二者区分开来。如果行为正当，是否就能够推出善意？还是说，通过是否混淆、误导来印证是否善意？这种争论是长期的。比如在2004年北京高级人民法院发布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中，商标合理使用为四要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品或者服务；（4）使用不会造成相关公众的混淆、误认。而在2006年《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中改为正当使用的三要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。其争论原因在于，商标法中没有将正当使用和说明性使用、指示性使用相互分开。说明性使用本来就是公共领域的一部分，比如说质量、地名、姓名等，如果相关公众正当、善意且符合商业惯例的使用是不属于商标权调整的范围。但指示性使用是为了说明情况而不得不使用他人商标，混淆和误认是其中很重要的判断要件。如果将二者分开讨论，就不会出现循环论证的问题。
三、指示性使用与权利用尽的关系
对于指示性与权利用尽的关系，王太平教授提出通过权利用尽吸收指示性使用的想法，但认为区分是目前主流趋势。二者的区别体现在商标使用与商品相互联系的紧密度上，在权利用尽规则下，商标使用和商品的联系较为紧密；而在指示性使用规则中，商标使用和商品的联系比较疏远。
邓宏光教授则认为，就购买正版产品后的转售行为而言，如果为销售自己产品在做广告宣传的过程中使用了他人的商标，应当构成指示性使用而非权利用尽。在商标法领域，如果比较广告未来能够定性为指示性使用，将极大地有利于中小企业经营者的发展，这也为未来比较广告的合法化预留了空间。
黄晖博士指出，权利用尽和指示性的使用当下是分立的，未来或许有融合的可能，但要借助精细化的立法才能实现。权利用尽强调的是商品进行流转后不再受权利人控制，此时再将其售出相当于销售者售卖的是自己的产品；而指示性使用强调的是商品的流转需要借助权利人的商标得以实现，即销售者卖的是他人的产品，这二者不能混为一谈。若二者想要融合，未必绝对行不通。如同比较广告，只要立法足够精细化，这是有可能实现的。
王艳芳教授则提出了先提炼总则性观点、再通过司法实践完善的立法方案。因为权利用尽和指示性使用的分合是很复杂的问题，本身也很难梳理清楚例外情形。但是可以提炼出概念性的总则性条款，将细则应交由司法实践来完善与总结，最后再将成熟的细则纳入立法。
四、对商标权权利穷竭规定的必要性
征求意见稿中并未对权利用尽作出规定，但对权利用尽规则的规定必要性问题，各位专家、学者进行了深入讨论。
对于《商标法》是否需要规定商标权权利用尽，黄晖博士认为需要规定权利用尽及其例外，否则就会导致实践中出现以权利用尽为旗号伤害商品原有状态的行为。比如“抹码““再包装”等；即使是平行进口商，用别人的商标销售自己的商品，也应当区分是否有使用他人商标的必要。在店招中大张旗鼓地使用他人的商标宣传自己的商品，超出了必要限度，应当属于权利用尽的例外。除此之外，还需要将其他权利例外的情况在法律中予以明确。就权利用尽的边界而言，国内流转不应适用该规则。因为商品流转后仍然代表着权利人的商誉，如果将迪奥的商标通过廉价的纸片包装在国内流转，一定程度上会伤害品牌的形象，当然，我国是否能够达到欧洲这种保护力度和水平，还可以再讨论。
王艳芳教授认为“权利用尽”已经成为现存《商标法》的立法漏洞，而司法实践中也因此出现了尺度不一的裁判标准。从目前跨境电商的发展和全球化浪潮的时代背景来看，将现在的市场背景与过去相比较，可以发现过去的立法已无法适应现在实践的需求。因此，在修改《商标法》的过程中对“权利用尽”问题及其例外加以规定是很有必要的。
王太平教授关注细节，认为“权利用尽”需要被写入法条中是毋庸置疑的，但是其总体框架下的“枝干”还需要补充完善，比如权利用尽的范围、例外的情况具体包括哪些等等。另外，王教授还指出，因为商标法与著作权法和专利法的情况不同，现在对于商标的指示性使用，特别是在二手车平行进口买卖这一方面，和权利用尽的界限是非常模糊的，或许未来可以考虑是否能通过权利用尽吸收指示性使用，如果不能，二者的区分和界限则显得相当必要。
邓宏光教授从现行法律体系的结构出发，认为规定该条款很有必要。根据现行《商标法》第五十七条对于商标侵权行为之构成要件的规定来看，确有对“权利用尽”单独规定的必要，否则无法解释为什么“未经权利人许可”的商标使用行为，在实践中被认为不构成侵权，当然，从法律解释的角度，即便不规定权利用尽，司法实践也能够解决该问题。因为“未经权利人许可”中的许可，可以解释为默示许可。根据社会观念和诚实商业惯例，该行为是被默许的，那么就解决了即便没有权利用尽规定也能得出特定行为不构成侵权的结论。在规定权利用尽条款时，可以采用全球范围内的权利用尽，条款上可以借鉴《专利法》第75条对于专利权用尽的表达，另外再规定“不属于权利用尽的情形”。
五、产品分装保护
产品分装保护是当前商标法领域的热点问题之一，各位专家、学者对产品分装中的权利用尽、产品分装的保护必要性与可行性等问题进行了深入讨论。
对于产品分装的保护，王太平教授持开放态度，认为无论是分装还是其他行为，只要这些行为对原告没有损害，就应当被允许。只要经过充分的信息沟通，使消费者对商品的基本情况有清楚的认识，即使最后产品的质量等确实变差了，但是只要有充分的信息沟通，变坏的原因有恰当的归属而不是指向商标权人，就不应该将其纳入权利用尽的例外。
王艳芳教授则基于商标的质量保证功能持相反观点，认为对分装问题应采取严谨态度。原因在于，商标的功能不只是保证原包装的完整性，还包括对质量的保证。固体商品在分装上的问题或许少一点，但是液体商品，例如化妆品、酒等，在分装的过程中很难保证其质量。因此分装行为还是应当作为权利用尽的例外来考虑，而不应采取应允的态度。
黄晖博士则从现实语境和商标权的性质出发，与王艳芳教授持相同观点。首先，信息的充分沟通是很难实现的，现实中经常发生的情况即是转卖的过程中产品出现了减损，而消费者会直接根据商标对商标权人的产品减分；其次，商标权更多的体现为一种财产权，甚至一定程度上可以与署名权相当，即不要轻易侵犯别人的权利边界，在能不使用的情况下尽量减少使用。以食品为例，如果在流转过程中食品的包装被拆开进行了分装，对于消费者来说是很恶劣的事情；所以分装行为不应当被允许，应当纳入权利用尽的例外。即使从权利处分的角度出发，作为消费者，确实可以决定是否购买质量有瑕疵的产品；但是作为经营者，不应当出售有质量瑕疵的产品。从这一点来说，分装行为还是需要严格限制。
邓宏光教授认为，可以从原则与例外两个角度探讨分装问题。欧盟原则上不允许分装，例外情况可以分装。我国是否可以根据实际情况，先从允许分装作为原则，不允许分装作为例外？是否允许分装，理论上涉及到商标权的权利穷竭和商品所有权人的自由处分问题。在“商标权用尽”规则下，原则上应允许分装行为。消费者购买商品后享有其所有权，有权对其财产做出处分。当然，如果分装行为很可能给消费者传达错误认识，从而损害消费者利益，损害商标权人的核心权益，则应当限制。
六、“磨码”行为的性质判断
对于“磨码”行为，黄晖博士持反对态度，因为这会对消费者产生损害。虽然司法实践对于“磨码”行为的态度经过了从否定到放开的转变，但是“磨码”行为仍然会为消费者带来潜在的风险：一方面，商品上的码具有美观功能。若消费者在不知情的情况下购买了磨码商品送予他人，“磨码”行为很可能会使消费者陷入尴尬境地；另一方面，商品上标注的改变也有可能带来质量管理方面的问题，比如将米其林低品质轮胎改成高品质轮胎，就会对消费者的安全带来隐患，而商标权利人也难辞其咎，即使其已向消费者或者磨码的行为人发出过警告通知。所以，从商标权利人和消费者两者的角度出发，“磨码”行为应当是法律所禁止的。
王太平教授则认为不能一概而论，“磨码”行为的合法性应当与其发挥的作用相关联。如果这个码对商品和消费者的相关利益没有影响，“磨码”行为就是合法的；如果会有不利影响，那就有可能涉及侵权了。从另一个角度来说，并不是所有的问题都需要《商标法》来进行调整，“磨码”行为的性质和社会背景的变化也有关联，此次《商标法》的修改不一定要迁就现在的社会背景对该问题做出规定；从权利人、市场和消费者的角度出发，过于严格的商标权用尽制度会对整个商标法涉及的生产加工领域产生不利影响，因此只要在充分沟通、信息透明的情况下，“磨码”行为即是不侵权的。
王艳芳教授表示，“磨码”行为的性质是个很复杂的问题，很难做出笼统的统一判断，而应根据个案的不同情况进行具体判断。
邓宏光教授则从质量、美观、产品召回等多个角度进行阐释，论证了磨码问题基本不会涉及商标侵权。就质量问题而言，磨码针对的是同一商品，不存在以次充好的问题；就美观作用而言，有码的产品更美观，这是外观设计或者商品包装的事情，与商标法相去甚远，它与商标指示商品来源的核心功能毫无关系。就产品召回功能而言，不属于商标法的规范领域，超出了商标法调整的法律关系范围。判断磨码问题是否侵犯商标权，或者说是否应该将“磨码”行为作为权利用尽的例外处理，关键是看“码”是否具有指示商品来源的功能。如果不具有该功能，则“磨码”行为与商标法的联系是很薄弱的，而应纳入其他法律加以规制。另外，还需要思考的是，如果码不是标在商品外观上，而是被标在了商品的内部，这个码都不可能被消费者看到，“磨码”行为更不会导致消费者对商品来源发生混淆误认，不属于商标权的范围，自然没有通过《商标法》来调整的必要，也不必将其纳入商标权用尽的例外。
邓宏光教授总结共识：第一，对于“磨码”行为的判断取决于码对识别商品来源的意义到底有多大，因为这是商标权的根本和本质问题；第二，从产品角度出发，“磨码”行为的性质取决于该行为是否对产品的质量构成了实质性影响；第三，“磨码”行为的定性需要通过司法实践中对行为人理由是否正当的审查来进行个案认定。
七、二手市场与商标权用尽的关系
一手市场与二手市场存在较大差别，各位专家、学者对二手市场中使用他人商标是否适用商标权用尽规则、是否构成指示性使用等问题进行了深入讨论。
黄晖博士认为不能因为二手市场就将他人商标用于自己的字号。比如，现在的正品车也会有自己的二手车的收购、鉴别，再重新定价的体系。而消费者很难区分到底是正品车自己开的二手店，还是其他人开的二手店。如果允许商标用尽规则在二手市场成立的话，可能市场上会出现越来越多使用权利人商标的二手店，这对于一个良好的商业环境来讲，可能并不是一件好事情。总而言之，卖二手车没问题，但是将他人的商标用在自己的企业名称上已经超过了合理使用的必要限度，应当被禁止。
王艳芳教授认为在二手市场中使用他人商标的行为超出了必要限度，不能以商标权用尽作为行为合法的理由。因为企业名称主要用于识别经营主体，把别人的商标注册在企业名称里，相当于披着企业名称的外衣来合理使用他人商标，这是不允许的。另外，无论权利人是否在从事二手市场业务，都不能允许将他人商标注册为企业名称的行为，这是对商标权最基本的保护。
邓宏光教授、王太平教授、王艳芳教授、黄晖博士立场一致，均认为将他人商标注册在自己的企业名称里，即使是在二手市场，也不能以权利用尽为由抗辩。
八、权利用尽规则在二手市场与一手市场的适用
实践中，在信息对称的情况下，即便二手车的零部件不完全是原装原配的，其使用原商标的行为也不构成侵权，这属于权利用尽的范围。在一手市场与二手市场中，权利用尽规则的适用是否存在差别，各位专家、对此进行了深入探讨。
黄晖博士以多米诺印刷机案和美国冠军案为例，指出在能够标明产品维修情况、基本实现信息对称的情况下，翻新的二手产品可以继续使用原商品商标。因为在标明二手产品后，消费者会提高自己的注意义务，获取更多的信息去核实产品的具体情况，比如在维修过程中使用了什么原料或者加工的工艺。在这种情况下，客观上完全禁止二手维修之后使用原商标是不太现实的。另外，我国的《循环经济促进法》也包含了轮胎翻新的问题，从绿色原则来讲，也不应禁止二手产品的翻新使用。如果维修后没有标注清楚，则有可能会导致消费者对商品的期待错位。因为消费者会误以为自己购买的是一手产品，对产品质量的容忍度相较于二手产品就要低得多了。
王艳芳教授则认为这个问题比起权利用尽，更接近指示性使用。因为相较于一手市场，在判断二手市场是否构成指示性使用时，会更加考虑销售二手商品的属性，在认定构成指示性使用的标准上可能会更为宽松。
王太平教授则认为在处理此类问题时必须恪守不能欺骗消费者的原则，绝不能“把旧的当新的卖”。另外，他还从专利法的角度重新审视了该问题——在专利法上，当产品的维修达到一定程度后，产品就发生了质变，不再是原产品了。同理，在商标法领域，带有商标的商品在经过一定程度的维修和翻新后，还是原商标所指代的商品吗？如果不是，继续使用原商标是否合适？黄晖博士对此问题作出了解答：改装是否超过必要限度，是否已变质为其他产品，应当从工商业惯例的角度进行判断。比如将三、四辆车拼装成一辆车，这是违反法律规定的。
邓宏光教授赞同上述观点，并总结道：第一，从历史的角度来说，二手市场自古就有，不可能完全禁止二手市场对原商标的使用；第二，从国家层面来说，现在提倡构建友好型社会，构建节约型社会，因此废物利用，或者修补产品后进行二次使用对社会是有意义的；第三，从消费者权益的角度来说，在消费者明确知道一手市场和二手市场的差别且没有发生混淆误认的情况之下，即使因维护导致二手商品与一手商品并不完全相同，二手市场消费者也应适当容忍，其原因在于该使用没有对商标的指示功能造成根本性冲击。但是二手翻新也应以商品不发生根本性变化为限，否则仍然是侵权行为。
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