2023年3月3日，中国知识产权名家讲坛第34讲暨商标法完善系列活动之三通过网上腾讯会议和网络直播进行。本次活动由西南政法大学识产权学院邓宏光教授担任主持人，万慧达知识产权管委会成员黄晖博士、华东政法大学知识产权学院王艳芳教授和广东外语外贸大学华南知识产权研究院王太平教授作为嘉宾，共同交流探讨“《商标法》中商标侵权抗辩事由的完善”。
本次研讨活动主要围绕《商标法修订草案（征求意见稿）》（以下简称“《征求意见稿》”）第62条新增的商标侵权抗辩事由展开讨论。该条将《商标法》第59条中的正当使用情形，扩充为符合商业惯例的情形。该条第1款规定：“注册商标专用权人无权禁止他人实施下列符合商业惯例的行为：（一）善意使用自己的姓名、名称、地址的；（二）为描述商品的种类、性质、质量、功能、用途、重量、数量、价值、地理来源及其他特点，使用注册商标中含有的地名、本商品的通用名称、图形、型号、技术术语或者其他与该描述相关的标志的；（三）仅为指示商品的用途、适用对象或者应用场景，使用其注册商标的，但误导公众的除外。”
本次活动还探讨了正当使用中商业惯例的理解与适用、正当使用的构成要件、对姓名和地名正当使用中的问题、描述性使用、指示性使用、商标权权利穷竭等问题。因篇幅较长，拟分成两篇来推送相关内容。同时，知产财经将会议内容进行剪辑回放，以飨读者，点击文末阅读原文即可查看。
编辑整理：朱桓霆、徐杰、徐雯霏 西南政法大学
一、对于商业惯例的理解与适用
关于“商业惯例”，各位专家、学者从不同视角切入，共同探讨分析了商业惯例的构成要件、商业惯例与善意的关系、正当使用的界限等理论难题。
对于征求意见稿中“注册商标专用权人无权禁止他人实施下列符合商业惯例的行为”，黄晖博士和邓宏光教授认为，该表达容易产生误解，误认为该条款中下列行为都符合商业惯例。在一些域外立法中，符合诚实信用的商业惯例条款是在具体行为之外再增加的要件。举例而言，对商标进行正当性的使用、指示性使用，本身便说明其具有一定的合理性，但是行为过程并非一定符合商业惯例。如果商标使用超出了一定的范围，还是可能会有问题。实际上，该条款下列行为只有在符合商业惯例且不会导致混淆误认的情形下，才可能构成正当使用。建议在修改完善相关条款时，将正当使用的要件要提取公因式出来，并在表达上作一些调整，避免产生歧义。
对于正当使用，黄晖博士认为“正当”两个字不应当是虚化的，而应该是实际的，要回到商业惯例中去。比如正当使用地名，换句话说使用地名本身未必正当，如果不正当的话，有可能就构成商标侵权。如果突出使用地名，那仍然有可能是一种不正当使用。所以不能简单地说使用地名都是正当的、符合商业惯例的。因此，还应当增加诚信作为限定条件之一。
对于商业惯例的认定，王艳芳教授指出商业惯例与具体的行业、地域紧密相关，比如“五常大米”“稻花香”等等，在大米行业中是有惯例的。比如“台儿庄”与“天下第一庄”，需要看当地对“天下第一庄”具体的使用情况。当事人如果能够举证证明，在提供的扇子、糕点等纪念品上实际使用了“天下第一庄”的商业标识，那么这就是符合商业惯例的。所以对商业惯例的理解不能是机械的，而是要看具体的商品、具体行业、具体地域，然后综合案件事实进行判断。
王太平教授认为，对商业惯例的规定要有实质性的构成条件，应区分善意与商业惯例。因为善意既可以从主观判断，也可以从客观行为判断，把商业惯例作为单独的情况列出来可能更好。善意中的主观性可能会更强一点，而商业惯例是一个行业共同遵守的，相比善意而言可能更客观一点。而且商业惯例的确定性更强，可以节省商业交易成本。
黄晖博士认为征求意见稿中的三项行为存在不同逻辑，应先列举三项具体使用情况，然后再增加一个符合诚实信用的商业惯例的总条件，而不是将善意与否的判断放在前面，这样更符合审理逻辑。欧盟的商标条例或者指令，并未在此首先设定善意使用的条件，而是单独作为一个要件放在第二款。所以要首先证明第一款是否使用自己的名称，再证明是否超出诚实信用的商业惯例，最后判断是否构成商标侵权。征求意见稿中的三项存在不同逻辑：前两项中所使用的标志都不是商标，而是与商标相同或近似的标志；第三项中使用的标志就是商标，是用于说明自己商品的用途、适用对象，应用场景等等。
邓宏光教授则认为不是所有符合商业惯例的行为一定符合诚信，也不是所有符合商业惯例的行为就一定属于善意。在符合商业惯例的基础上，是否增加符合诚信原则或者善意的要件，确实值得思考和讨论。
二、对姓名、地名的正当使用问题
征求意见稿中第一项正当使用的情形是“善意使用自己的姓名、名称、地址”。各位专家、学者对姓名、地名的正当使用问题进行了探讨，并对“名称”是否应该保留、善意如何认定等问题进行了分析。
对于姓名的正当使用问题，王艳芳教授以华润案为例，指出司法实践中对如何正当使用自己姓名存在不同观点，裁判思路的不同将导致裁判结论的不同。比如“侵权—抗辩”思路，或者“不侵权”思路，其中逻辑不同，审理的结论可能就会不同。这很难通过立法完全归纳清楚，需要通过最高法院或地方各级法院的典型案例来总结裁判规则。同时还要考虑商标权与姓名权各自民事权利的范围。
黄晖博士认同“侵权—抗辩”的逻辑思路，并认为新法和旧法存在变化，核心问题在于作为姓名使用是否越界、是否善意，需要根据新法的角度来判断。讨论新法的过程中要参照以前的做法，但也要考虑到新法制定的方向和角度也会发生变化，构成要件也会发生变化。
邓宏光教授指出每个人在自己姓名的标注之内是可以正当使用的，但如果延伸到企业名称、企业字号，那么就不再是纯粹的姓名。如果企业字号在经营过程中同时作为服务商标来使用，那就是商标性使用的行为，与个人对姓名的使用两者之间关系较远。善意性使用不能从姓名直接跳跃到商业识别标记。如果导致混淆，从结果倒推就不是善意的。如果再加上原告商标本身显著性很强，而且不是描述性使用，那么认定善意的难度就比较大。
王太平教授认为，理论上把自然人姓名放进来问题不大，自然人的人格权也需要保护，但是同样存在风险。
关于地名的正当使用问题，黄晖博士认为使用地名本身未必正当，如果不正当的话，有可能就构成商标侵权。如果突出使用地名，那仍然有可能是一种不正当使用。所以不能简单地说使用地名都是正当的、符合商业惯例的。对地名的使用，尤其应注意关于地理标志的集体商标、驰名商标问题，对地理指向上的使用和对地理标志意义上的使用应该作出区分。使用地名本身有可能构成商标侵权，包括两种情况，一是商标中不仅含有地名，而且还有其他区别性标志；二是产生第二含义的地名。因此需要判断被告使用的是商标还是标志，再判断侵权。
邓宏光教授认为要考虑地理标志证明商标的特殊性，地理标志证明商标与普通商标相比，在具有私权的同时，更为明显的是具有公共利益属性。地理标志本身表示带有该标志的产品来源于特定区域，因此具有该地区特有的人文或者自然原因导致的独特之处。地理标志是识别标记的同时，又是该特定地区的公共资源。为了让该公共资源发挥更大的价值，要严格控制质量，避免被一些企业用低劣的产品破坏公共资源，而且地理标志还具有开放性，只要满足特定条件的人都可以申请使用地理标志。为了避免“公地悲剧”、避免不良企业借用对地名的正当使用，从而用低劣产品破坏公共资源，应当对地理标志证明商标中地名的正当使用，规定更加严苛的条件。
王艳芳教授指出申请地名应该严格，因为要留给公共领域。在普通商标地名使用中，为了保护公共利益，认定是否正当使用的空间应放得更宽一点。
对名称的善意使用问题，王太平教授、邓宏光教授、黄晖博士认为应将“名称”删去。《征求意见稿》第二十六条第一项的修改可能受到欧盟的影响，但欧盟的规定已在2015年作出修改，后面特别限定为“自然人”的名字，而没有对“名称”进行规定，因此征求意见稿中应将“名称”删去。因为一个商品上是一个商号还是商标，应该由消费者最终判定。如果把商号，也就是企业的名称放进去的话，会导致商标、商号正当使用与侵权边界的混乱，何况后面还有一个专门的条款规定商标与企业名称的关系。
对于善意使用的认定，王太平教授认为商标具有动态性，一直处于一个动态的不断演变的过程中，需要综合考虑使用的情况。如果考虑的因素足够充分，应该有一个客观标准，但弹性依然很大。
邓宏光教授对此表示赞同，认为应“原则+灵活”二者并举。制止不正当行为的目标是一致的，既要关注原则性的立法导向，又要根据实际的变化留有余地。是否正当，需要个案分析。
三、对描述性使用的理解与适用
《征求意见稿》第六十二条第二项正当使用的情形为描述性使用，即“为描述商品的种类、性质、质量、功能、用途、重量、数量、价值、地理来源及其他特点，使用注册商标中含有的地名、本商品的通用名称、图形、型号、技术术语或者其他与该描述相关的标志的”。各位专家、学者对描述性使用的边界认定进行了探讨。
对于描述性使用的界定，王艳芳教授指出应以商业惯例为基础，而非以主观意愿来判断。同时还要关注商标的强弱，即商标的知名度、显著性等，与具有公共领域属性的种类、性质、质量等要素之间强弱对比的关系。虽然这些标志具有公共领域的属性，但是如果该标志在商标意义上的属性更强的话，那么可能要考虑其作为商标的强属性。如果说一个标志在公共领域的属性更强的话，那么在判断该标志是否属于描述性使用时可能要着重考虑其公共领域方面的属性。
邓宏光教授认为，区分是描述性使用还是作为商标使用是有价值的，如果本身作为商标使用，那么就丧失了作为描述性使用的前提。例如，如果将该标识申请商标注册，或者在宣传中作为自己的商标来宣传，这些行为表明是作为商标使用，该行为本身就反证证明他所使用的词汇，不再是使用所谓的描述性词汇。另外，有必要界定使用的是商标还是商号还是其他，并完善商标使用的概念、体系等。
黄晖博士指出商标侵权的构成要件并未要求被告使用的一定是商标，而是指向被告所使用的与他人相似的标志。在六十二条的语境中要判断使用的是商标、地名，还是自己的标志，现行法规定比较模糊，只是规定无权禁止正当使用，没有规定具体对象，而征求意见稿清晰地指向描述使用的标志、地名等。因此应修改《征求意见稿》第七十二条关于侵权的定义，不把被告使用的其他标志纳入到侵权的范围中。
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