钟鸣：使用注册商标构成侵权的法律适用问题——简评“爱国者”商标侵权案

　　作者：钟鸣  永新知识产权高级顾问

　　商品之间的类似关系是混淆可能性判定的一个重要因素。被诉侵权行为中使用的商品与原告注册商标核定使用的商品构成类似进而足以导致混淆的就构成侵害原告商标权的行为。杜颖老师在关于类似商品判断应“重义轻形”而不是“得形忘义”的文章中提到，在“爱国者”商标侵权案中二审及再审法院认定移动电源与电池构成类似商品的观点[1]。陈锦川老师接合自己审理“爱国者”商标侵权案一审经历指出，对于商品是否类似的判断应当从动态的视角出发，考虑商品的发展变化、使用历史以及市场混淆等因素，从“重义轻形”角度认定移动电源与电池不构成类似商品。[2]笔者曾经对“爱国者”商标侵权案中的裁判规则做出过归纳，[3]但再次对本案一审判决和二审、再审裁定及至双方围绕移动电源上的“爱国者”商标争夺的诉讼详细了解后发现，“爱国者”商标侵权案并不涉及商品是否类似的判断问题，而是关于注册商标之间的权利冲突中如何认定被诉侵权的注册商标在系争商品上的使用是否属于是核定商品上的规范使用以及如果规范使用又当如何处理的问题。因此，本文试就案件的争议事项做一补充讨论。

　　一、“爱国者”商标侵权案简介[4]

　　原告爱国者数码公司系第1114515号“爱国者”商标的现权利人，该商标于1996年9月6日申请，于1997年9月28日核准注册，核定使用商品为第9类的计算机、计算机周边设备等。该商标进行了持续的宣传和使用，在1999~2015年间获得多项荣誉，并在于2006年开始被行政机关和法院多次认定为驰名商标。

　　2014年9月15日，原告购买了型号为“爱国者××”的移动电源，其上突出使用了“爱国者”或者“Patriot爱国者”字样，生产商为被告飞象未来公司。

　　被告飞象未来公司是第1084577号“爱国者”商标的现权利人，该商标于1996年7月16日申请，于1997年8月21日获准注册，核定使用商品为第9类电池充电器、电池等。

　　原告于2015年4月提起诉讼，请求判令被告停止侵权行为，赔偿损失和合理开支。理由是：被告的行为侵害了原告已驰名的第1114515号注册商标专用权。被告辩称：其在移动电源商品上使用被诉侵权标志是行使自己的注册商标专用权的合法行为，不构成侵权。

　　北京知识产权法院认定：根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（以下简称《权利冲突司法解释》）第1条第2款，只要无法当然确认被诉侵权行为对注册商标的使用系在核定使用范围内，基于对注册商标的使用产生的侵权诉讼，法院均可以受理，至于是否实际属于核定使用范围内的使用行为，则需要在案件受理后对该问题进一步进行实体审理作出判断。被告第1084577号商标的申请时间、核准注册时间不仅早于原告第1114515号商标构成驰名的时间，亦早于原告该商标的申请日及注册日，故如果被诉行为属于在先商标核定范围内的使用，则该使用行为具有正当性。但是法院无法当然认定本案被诉侵权行为所使用的移动电源商品是在被告第1084577号商标核定使用商品范围内，故本案不属于上述司法解释规定的不应受理的情形，而且被告在其移动电源商品上使用被诉商标的主观恶意非常明显，其通过宣传等行为误导相关公众将其与原告相关联。原告第1114515号商标在被诉侵权行为发生时，已构成使用在“移动硬盘和闪存盘（计算机周边设备）”商品上的驰名商标。被告在其移动电源商品上使用的“爱国者”“爱国者Patriot”商标与原告商标基本相同或极其近似，而被诉侵权的移动电源商品与请求保护商标核定使用的移动硬盘和闪存盘（计算机周边设备）均属日用电子产品，相关公众的范围基本重叠，在请求保护商标已构成驰名商标的情况下，足以使得相关公众认为被诉侵权商品系由原告提供或与原告有关联关系，从而构成侵权。据此判决：被告停止侵权行为，并赔偿损失和合理开支。

　　被告不服，提起上诉。北京市高级人民法院认为：被告第1084577号商标的申请时间早于原告第1114515号商标的申请时间，故虽然第1114515号商标于2006年在移动硬盘和闪存盘（计算机周边设备）商品上被商标局认定为驰名商标，但本案并不属于《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《驰名商标司法解释》）第11条规定的应予判决禁止使用的情形。移动电源商品与被告第1084577号商标核定使用的电池、电池充电器构成类似商品，因此被告在移动电源商品上使用并未超出其注册商标核定使用商品的范围，本案属于《权利冲突司法解释》第1条第2款所指两个注册商标之间的纠纷，不属于法院民事诉讼的受案范围，因此裁定：撤销一审判决，驳回原告起诉。

　　原告不服，申请再审。最高人民法院认为：本案不属于《驰名商标司法解释》第11条规定的应予判决禁止使用的情形。考虑到商品的变迁及市场实际，移动电源更接近于第0922群组（含电池）而非第0901群组（含计算机及其周边设备），难以认定被告第1084577号商标在移动电源商品上的使用超出其核定使用的商品范围，二审法院认定并无不当，应予维持，因此裁定：驳回原告再审申请。

　　二、可资适用的法律规范

　　《权利冲突司法解释》第1条第2款规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。”

　　《驰名商标司法解释》第11条规定：“被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：（一）已经超过商标法第四十五条第一款规定的请求宣告无效期限的；（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。”

　　对于使用注册商标的行为是否构成侵权的问题，上述司法解释提供了两种裁判模式：

　　第一，“在先注册商标v.在后注册商标”模式。该模式下，基于在先注册商标起诉他人在核定商品上使用在后注册商标构成侵权的，法院裁定不予受理（已经受理的，则裁定驳回起诉），应通过注册商标无效程序解决。法院可以受理的例外是，被告不规范使用其注册商标的情形，包括（1）超出核定商品范围的使用，（2）不规范使用注册商标标志，比如以改变显著特征、拆分、组合等方式使用其注册商标标志。

　　第二，“在先驰名商标v.在后注册商标”模式。该模式下，即使被告属于前述第一种模式下规范使用自己注册商标的行为，法院也应当受理并审理原告主张自己的商标系驰名商标并请求判令被告停止使用其注册商标的侵权诉讼。法院通过审理发现原告有以下两种情形的，可以判决驳回原告的诉讼请求：（1）原告提起侵害驰名商标诉讼的时间距离被告商标注册的时间已经超过《商标法》第45条第1款规定的请求宣告无效期限的；（2）被告提出其商标的注册申请时，原告的商标并不驰名的。

　　三、法律适用问题分析

　　二审裁定虽然认定移动电源商品电池商品属于类似商品，但再审裁定的表述则更准确：“难以认定被告第1084577号商标在移动电源商品上的使用超出其核定使用的商品范围”。最高人民法院之后总结的裁判要旨认为：“《类似商品和服务区分表》无法穷尽现实生活中的所有商品和服务类型，人民法院在判断商标使用是否超出核定商品范围时，应当考虑市场环境下商品类型的客观变化情况。”杜颖老师进一步分析认为：“新技术实现产品功能优化升级出现功能聚合，如电池和移动电源。此类商品一般从上下位概念的角度，判定为类似商品，升级后的商品在其主要功能类别与升级前的商品构成类似。”陈锦川老师认为最高人民法院的裁判体现的是“静态”判断，而他主张的是“动态判断”，即不是以商品本身的物理属性作为判断商品之间归属或类似关系的依据，而重视商品的发展变化、使用历史、市场格局及品牌影响力，以及混淆误认等情况作为判断依据。[5]陈锦川老师对“爱国者”商标侵权案最终认定结论提出意见认为，如此认定扩大了商标专用权的时间范围和商品范围，使得他人宣告该商标无效实际已无可能，并可能侵入到他人驰名商标禁用权的领域，导致相关公众的误认从而损害驰名商标权利人的利益。本文同意这一意见不再赘述。

　　本文认为，“爱国者”商标侵权案的核心争议不是对被诉侵权商品与原告请求保护的注册商标核定使用商品是否类似的比对和判断，而是判断被告使用的商品与被告自己的注册商标核定使用商品是否相同或者是否属于上下位概念[6]的问题。

　　基于“爱国者”商标侵权案及相关诉讼的裁判结果和裁判规则，本文提出适用《权利冲突司法解释》的“在先注册商标v.在后注册商标”模式应当采取以下三个原则。

　　第一，对商标专用权范围的解释原则上应当以商标注册人申请商标当时的情形为准。

　　首先要强调这是对“专用权范围”的解释，不是禁用权范围。专用权范围应当在注册后就固定下来不变（除非被无效），但禁用权范围随着使用行为、知名度和市场环境的变化而变化。其次，确定以申请时为准的解释原则是由商标申请注册行为的性质决定的。商标申请注册行为，是由申请人先划定其请求作为自己权利的范围（指定商标、确定标志），再由审查机关判断这一请求是否违反公共秩序、善良风俗或与他人在先申请的范围相冲突，也就是说核定商品的范围受申请行为制约，从而最终确定的注册商标专用权范围小于等于其申请范围。因此，在申请人没有请求将其商标注册在申请时并不存在的商品上时，不能将注册后才出现的商品解释进其要求保护的专用权范围内，否则就相当于给注册商标预留了在申请当时并没有请求也不存在的保护范围，不适当的扩张了注册商标的专用权。再次，新出现的商品，不管如何确定其归属，都有可能在他人商标的禁用权，甚至专用权的范围内，将新出现的商品解释为商标注册人申请时就已指定的商品范围内，就会人为的制造权利冲突。最后，《商标法》第23条也规定，“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。”

　　移动电源商品应当是自2007年固化手机电池的iPhone发布后才大量出现的。因此在被告第1084577商标提出注册申请的1996年，商家没有生产、销售移动电源商品的需求，甚至不知道移动电源为何物，自然不能通过解释认定其申请商标核定使用的电池商品包括移动电源商品。尤其是，如果作出包含的解释，二审和再审裁定的结论就产生了一个悖论：二审和再审裁定不受理民事侵权诉讼，原告通过商标无效程序解决，但其认定将移动电源上的商标专用权回溯至1997年，即使原告在再审之后请求宣告无效，对于二十年前核准注册的商标宣告无效也是几乎不可成功的。这样原告既不能通过民事侵权诉讼解决争议，也无法成功的对被告宣告无效，只能放任市场上移动电源上的“爱国者”商标的混淆持续。

　　第二，对商标专用权范围的解释应当在关联案件中保持一致以定分止争。

　　如果认为电池商品可以包括移动电源，被告飞象未来公司在移动电源出现之后也就不必再重新申新商标了，即使重新申请也因为与在先申请具有延续关系而可以得到注册，但关联案件的处理却并非如此。

　　飞象未来公司在2010年5月24日申请了第8322472号“爱国者Patriot”商标，指定使用商品除电池、电池充电器外，还包括“移动电源（外挂电池或后备电池）”商品。第8322472号商标核准注册后，被爱国者公司提出无效宣告申请，飞象未来公司称该争议商标是其第1084577号商标的延续注册，但一审法院认定爱国者公司第1114515号商标构成驰名商标的同时指出：“较之第1084577号商标指定使用的电池等‘传统’商品，移动电源（外挂电池或后备电池）商品是在智能手机、平板电脑等商品出现和普及后随之才出现的新商品，在引证商标（第1114515号商标）的计算机周边设备商品已经构成驰名的情况下，应当避免出现新的市场混淆。综合考虑上述原因，本院对于争议商标的注册申请是第1084577号商标的延续性注册的主张不予支持。”[7]

　　之后，深圳市中级人民法院在飞象未来公司诉爱国者公司侵害其第1084577号、第8322472号“爱国者”商标两案的判决中也认为：“原告（指飞象未来公司）关于移动电源与电池、电池充电器是同一种商品的主张，无事实和法律依据，首先，核定使用商品将该三种商品分别列举，即说明其为三种不同的商品；其次，……如若移动电源与电池、电池充电器是同一种商品，为何被无效宣告的（第8322472号商标核定商品）仅为移动电源（外挂电池或后备电池）商品。”[8]

　　而且法院判决已经认定爱国者公司才是最早在移动电源商品上使用“爱国者”商标的主体，[9]但仅因为“爱国者”商标侵权案的结论导致其无法在移动电源商品上获得商标注册。2008年7月18日，爱国者公司在移动电源等商品上申请第6846377号“爱国者”商标，注册后被飞象未来公司请求宣告无效。二审法院认定，第1084577商标于1997年即已获准注册，明显早于爱国者公司自2005年起在移动电源商品使用“爱国者”商标的时间，且目前在移动电源商品上正常使用。双方由于在移动电源商品上的商标使用引发多起民事纠纷，法院已确认飞象未来公司在移动电源商品上使用“爱国者”商标的正当性，因此为避免混淆，考虑到第1084577商标已经在电池、电池充电器商品上获准注册，而移动电源又与电池、电池充电器商品构成类似商品，因此爱国者公司第6846377号商标应宣告无效。[10]

　　从上述案件的裁判理由可以看出，移动电源商品其实处于爱国者公司与飞象未来公司各自注册商标核定商品的中间地带。虽然从分类上看，移动电源与飞象未来公司第1084577号商标核定的电池商品更接近，至少是在第1084577号驰名商标禁用权范围内，同时飞象未来公司在移动电源上的使用中又明显具有搭爱国者公司便车的恶意，[11]不同地方法院的判决也认定爱国者公司是相对更早的在移动电源商品上使用“爱国者”商标的主体，因此哪一方在移动电源上使用“爱国者”商标具有正当性仍具有不确定性。双方围绕移动电源商品上的商标注册和使用在行政机关和法院相互提出无效宣告请求和侵权诉讼，应当由统一的司法机关从定分止争的角度出发推动双方纠纷一揽子解决，但是本案驳回爱国者公司起诉的理由同时让爱国者公司无法宣告飞象未来公司第1084577号商标无效，另一方面飞象未来公司第8322472号商标和爱国者公司第6846377号商标在移动电源商品上均被宣告无效，使得双方当事人均无所适从。

　　第三，对商标专用权范围的解释应当与《权利冲突司法解释》的政策目标保持一致。

　　最高人民法院在2020年审结的“鹦鹉”商标侵权案中认定：“鹦鹉公司提起本案诉讼所依据的是1979年10月31日注册的第119207号‘鹦鹉YINGWU’商标，而北方同鑫公司许可森德公司使用的是1962年1月22日注册的第40540号‘鹦鹉PARROT’商标，即鹦鹉公司提起本案诉讼所依据的注册商标并非上述司法解释（指《权利冲突司法解释》）所规定的‘在先的注册商标’。因此，本案不属于应当依照法律规定由其他机关处理的争议，人民法院应当依法受理并作出裁判。”[12]

　　“爱国者”商标侵权案与“鹦鹉”商标侵权案的事实类型完全相同，即被诉侵权商标的注册时间（第1084577号商标于1997年8月21日核准注册）早于原告请求保护商标的注册时间（第1114515号商标于1997年9月28日核准注册）。由于被诉侵权商标反而是在先商标，而《权利冲突司法解释》规定的应由原告向有关行政主管机关申请解决的，是“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的”情形，因此“爱国者”商标侵权案中被告即使是在核定商品上使用其注册商标也不符合“在先注册商标v.在后注册商标”模式。

　　当然，最高人民法院在“鹦鹉”商标侵权案中的逻辑有问题。根据轻重推理理论，如果基于法律目的作出合乎评价的法律后果适用于权重更小的事实，那么该法律后果更应当适用于评价方面权重更大、但却没有规定的事实；如果按照法律规定具有更大权重的事实都没有引发特定的法律后果，那么具有更小权重的就更不会。[13]按照《权利冲突司法解释》规定的逻辑，既然原则上法院不受理“在先注册商标v.在后注册商标”模式的侵权诉讼，那么“在后注册商标v.在先注册商标”的侵权案件法院就更不应该受理。但是，从最高人民法院关于“鹦鹉”商标侵权案的裁判要旨和《权利冲突司法解释》制订之初的考量[14]来看，《权利冲突司法解释》规定的法院不受理“在先注册商标v.在后注册商标”模式的侵权诉讼并非基于逻辑而仅为一时的政策，因为“将注册商标之间的权利冲突纳入民事诉讼范围不存在法理上的障碍，在条件成熟时完全可以给予民事救济，”[15]进而有业内人士基于“鹦鹉”商标侵权案预测，《权利冲突司法解释》的规定可能在不久之后会修改或废止[16]。不管《权利冲突司法解释》规定将来是否修改或废止，基于政策上的原因，限制其适用是普遍的做法，[17]在“爱国者”商标侵权案中，从促进纠纷的最终解决角度考虑，受理并审理本案才是更符合政策的作法。

　　最后，二审和再审裁定采取与“鹦鹉”商标侵权案相同的理由认为，原告爱国者公司的第1114515号商标构成驰名商标的时间在后，被告第1084577号商标申请注册时间在前，因此也不能适用《驰名商标司法解释》规定的“在先驰名商标v.在后注册商标”模式，前面已对该理由作出批评，于此不赘。

　　基于以上分析，本文认为，“爱国者”商标侵权案一审判决的理由和结论是更适当的。

　　注释：

　　1.参见杜颖：《“得行忘义”还是“重义轻形”？——功能聚合类商品类似性判定的困境纾解》，载知产财经网，https://www.ipeconomy.cn/yuanchuang/9209.html，2025年5月15日访问。

　　2.参见陈锦川：《从“爱国者”商标侵权案看商品类似性判定的“形”与“义”》，载知产财经网，https://www.ipeconomy.cn/yuanchuang/9391.html，2025年5月15日访问。

　　3.参见钟鸣编著：《商标与不正当竞争裁判规则》，法律出版社2020年版，第210-212页。

　　4.参见爱国者数码科技有限公司、爱国者电子科技有限公司诉深圳市飞象未来科技有限公司、北京隆通科技有限公司侵害商标权案，北京知识产权法院（2015）京知民初字第709号民事判决书，北京市高级人民法院（2018）京民终23号民事裁定书，最高人民法院（2018）最高法民申3270号民事裁定书。最高人民法院对本案再审裁定书和裁判要旨收录于《最高人民法院知识产权案件年度报告（2018）》。

　　5.陈锦川老师的观点更接近商品类似判断的主观说，最高人民法院则在近年来转向了客观说，见宋晓明、王闯、夏君丽、董晓敏：《〈关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定〉的理解与适用》，载《人民司法·应用》2017年第10期，第38页。杜颖老师也持客观说的观点，即“坚持混淆可能性为商标近似性与商品类似性判断之后所作的最终判定，因此商品或服务的类似性应该以客观判断为原则。”见杜颖：《〈商标法〉第30条相对理由审查条款评注》，载《知识产权》2024年10期，第72页。

　　6.上下位概念是行政机关、法院在撤销连续三年不使用注册商标案件中判断实际使用的商品是否属于系争商标核定商品时提出来的，基本规则是：商标注册人实际使用的商品属于核定商品下位概念的，可以认定构成在核定商品上的使用。参见《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第194.条、第19.8条，国家知识产权局《商标审查审理指南》（2021），第367页。

　　7.北京知识产权法院（2016）京73行初76号行政判决书；该案二审和再审裁判维持了一审判决，参见北京市高级人民法院（2016）京行终2964号行政判决书，最高人民法院（2016）最高法行申3829号行政裁定书。

　　8.广东省深圳市中级人民法院（2014）深中法知民初字第349、350号民事判决书。

　　9.广东省深圳市中级人民法院（2014）深中法知民初字第349、350号民事判决书：“被告（爱国者公司）于2005年即已在移动电源商品上使用‘爱国者’文字……同时，原告（飞象未来公司）对于使用涉案商标的‘移动电源’商品的产销量并未有更切实充分的证据予以证实。”

　　10.参见北京市高级人民法院（2018）京行终5974号行政判决书。

　　11.法院曾认定，飞象未来公司在“网站中销售其移动电源商品时有意向用户作引人误解的虚假回复，并在商品及包装上标注‘爱国者集团（中国）有限公司监制’，构成引人误解的虚假宣传”，参见北京市海淀区人民法院（2014）海民（知）初字第27867号民事判决书。

　　12.最高人民法院（2020）最高法民再25号行政判决书。“鹦鹉”商标侵权案再审判决书及上述裁判要旨收录于《最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）》。

　　13.参见[奥]恩斯特·A. 克莱默：《法律方法论》，周万里译，法律出版社2019年版，第177-178页。

　　14.参见孔祥俊：《商业标识权利冲突司法处理的逻辑标准与政策标准》，载《清华法学》2007年第2期，第136-137页。

　　15.孔祥俊：《商标法：原理与判例》，法律出版社2021年版，第641页。

　　16.参见黄璞琳：《法院可直接受理在后注册商标诉在先注册商标侵权案——最高法院知产案件2020年度报告中的商标民事案件》，载微信公众号“璞琳说法”，2025年4月4日上传。

　　17.参见何怀文编著：《商标法注释书》，中国民主法制出版社2021年版，第795页。

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