作者简介
吴观乐 1983年起到中国专利局工作，先后任物理审查部处长、副部长，专利复审委员会副司级复审委员和机械审查部部长，参与了2001年专利审查指南的修订且承担了指南最后的统稿定稿工作。
今年以来，关于格力公司与奥克斯公司侵权纠纷的重磅消息不断爆出：7月中旬，广州知识产权法院发布了珠海格力电器公司起诉奥克斯空调股份有限公司、宁波奥胜贸易有限公司等，索赔9900万元的侵犯商业秘密案件公告；4月，格力和奥克斯还因专利侵权纠纷和同一专利的无效案件在最高人民法院进行了二审庭审[(2023)最高法知行终37号]，该案索赔额高达2.2亿元，当时就引起了笔者的注意。基于工作实践，笔者对上述专利侵权案件，尤其是其中的专利无效案件比较感兴趣。在查阅奥克斯公司的涉案压缩机发明专利（ZL00811303.3）授权文本、国家知识产权局专利局复审和无效审理部的无效宣告请求审查决定文本、北京知识产权法院的行政判决书、最高人民法院的二审行政诉讼开庭视频录像后，笔者认识到，对这起案件的认真思考和分析，或将有助于专利代理人提高自身工作能力。
一、北京知识产权法院行政判决与国家知识产权局无效决定对比分析
本案北京知识产权法院一审行政判决书[案号：（2021）京73行初18560号]与国家知识产权局专利局复审和无效审理部的无效宣告决定（51688号），主要有两个不同的观点：
（一）行政判决书中认定，涉案专利权利要求1和权利要求2未以说明书为依据，不符合《专利法》第二十六条第四款的决定。无效宣告决定认为，这两项权利要求以说明书为依据，符合《专利法》第二十六条第四款的规定。
（二）行政判决书中认为，涉案专利权利要求1-3的保护范围不仅包括集中卷绕型电动机单元的压缩机，也包括分布卷绕式电动机单元的压缩机。而无效宣告请求审查决定中认定，本专利权利要求1-3要求保护的压缩机仅针对集中卷绕型电动机单元，排除了分布卷绕式电动机单元。
对于上述两项区别，经过深入研究和分析，笔者偏向于认可北京知识产权法院行政判决的观点，也期待该案最终的二审判决。
对于上述第一点区别，就涉案专利权利要求1和权利要求2来说，对其保护范围起实质性作用的特征部分的技术特征，分别仅涉及槽隙部分总面积（图示c）与气体通道整个面积（图示a+b+c）比的数值范围，或者仅涉及每个槽隙部分面积与每一排放口面积比的数值范围。但涉案专利对这两个数值范围均只给出其下限，而未给出其上限。
对于上述两项权利要求，无效宣告请求审查决定也认可其包含了不能解决技术问题的技术方案，但这些技术方案不属于相应权利要求的专利保护范围。言下之意，本领域技术人员在阅读了本专利说明书后，能将这些技术方案排除在相应权利要求保护范围之外。行政判决书中对于这两项权利要求，尤其是针对权利要求1，具体详细地说明了其文字记载的保护范围中，存在不能实现本专利发明目的、不能达到本专利声称技术效果的技术方案，并且详细分析了上述技术方案无法通过阅读说明书及附图而将其排除。显然，行政判决书的分析更具有说服力。
对于上述第二点区别，涉案无效宣告请求审查决定和专利权人都认为，根据涉案专利说明书的记载，其权利要求1-3要求保护的压缩机仅是集中卷绕型电动机单元，分布卷绕式电动机单元被排除。但涉案专利权利要求1-3中对此并没有文字记载，仅在从属权利要求中才明确其是集中卷绕型。如果无效宣告请求审查决定和专利权人的观点成立，那么只需在权利要求1中写明为集中卷绕型即可，无需在从属权利要求10中明确。此外，为清楚限定权利要求保护范围，即便通过说明书能分析出权利要求1-3中所暗示的技术特征，申请人也应当在权利要求的文字记载中写明，以清楚地限定该权利要求的保护范围，避免造成对权利要求保护范围的不同理解。
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二、对专利权利要求1、2中限定的较宽数值范围应当给出上下限
下文中，笔者将根据自身从事专利审查工作的实践经验，说明对类似涉案专利权利要求1、2这样的以较宽数值范围限定的权利要求，通常应当要求其给出上下限。
申请人往往期望自身专利取得更宽的保护范围，而审查员应当站在公众和申请人的居间立场上，通过审查使授权的专利取得尽可能宽的保护范围，同时也让其不侵犯公众权益。而具有较宽数值范围的独立权利要求，尤其是缺少上限或下限数值范围的独立权利要求，在审查实践中并不少见。对于这样的独立权利要求，审查员应当通过审查使其缩小到一个合理的范围，合理的做法是在理解权利要求技术方案的基础上做好充分的检索，找到能影响该权利要求新颖性或创造性的对比文件。其次，审查员应考虑该权利要求的保护范围很有可能包含有不能解决技术问题或者达不到技术效果的技术方案，并以其缺少必要技术特征或者未以说明书为依据为理由，要求申请人将数值范围缩小到一个合理的范围（对于从属权利要求限定部分中的附加技术特征出现包含有缺少上限或下限的数值范围的情况，还可以该从属权利要求未清楚限定保护范围为由，要求申请人补充上限或下限）。
现以奥克斯公司的涉案压缩机发明专利的独立权利要求1为例加以说明。
作为审查员，在阅读该专利的申请文件时会明显感到，权利要求1中设定有关槽隙部分总面积与气体通道整个面积比的数值范围（K值）为0.3或更大，但未对其上限进行限定，从而几乎将整个数值范围的70%都纳入在内，这样的数值范围明显过宽，授权后极有可能损害公众（包括同行业竞争对手）的权益，应当通过审查缩小该独立权利要求的保护范围。通常应当首先考虑通过现有技术的检索，以该权利要求不具备新颖性或创造性为由，促使申请人进行修改。但就该独立权利要求1而言，在阅读说明书时就能够注意到，其在第6页结合附图6的文字描述部分明确写明当K值超过0.6时，电动机单元中的线圈所占据的面积的比率极度减小，电动机效率下降，压缩机性能恶化。由此可知，当K值超过0.6后，压缩机就不能正常工作。在这种情况下，应当要求申请人对独立权利要求1中的数值范围给出上限。否则，该独立权利要求1的技术方案就包含了压缩机不能正常可靠工作的技术方案，审查员在通知书中应以独立权利要求1缺少必要技术特征（不符合《专利法实施细则》第二十条第二款的规定），或者以独立权利要求1未以说明书为依据（不符合《专利法》第二十六条第四款的规定）为由，要求申请人修改权利要求1，缩小该权利要求的保护范围。
即便申请人将涉案专利权利要求8中的技术特征写入独立权利要求1，即给出其上限为0.6，这样的数值范围相对于其背景技术部分写明的该面积比（0.1左右）来说还是过大，审查员仍应当通过对现有技术的检索，查明能否发现位于其上下限之间的比值。若能发现，就可要求申请人进一步缩小该独立权利要求的保护范围。据称涉案专利在日本的同族专利的授权文本中就没有与本专利独立权利要求1或对其进一步限定的从属权利要求相当的权利要求，这很有可能是因为该专利在日本进行审查时，发现了影响其新颖性或创造性的现有技术。
出于自身审查实践经验，笔者在看到涉案行政判决书中有关权利要求1和2是否以说明书为依据的分析时，倾向于赞同行政判决书的观点，也期待着最高法在二审判决中对一审法院的上述观点予以认可。
三、专利工作者从该发明专利无效案件能够获得提高工作能力的启示
本案对撰写申请文件的专利代理师、对发明专利申请进行实质审查的审查员，以及作为无效宣告请求一方或者专利权人一方的专利代理师，都提供了重要启示，有助于帮助专利代理是与审查员提高工作能力、改进工作水平。
（一）专利代理师：撰写独立权利要求应争取合理保护范围
申请人往往希望取得最大的专利保护范围，因而在早期的专利申请文件撰写培训课程中，本人也与其他老师一样，主张将独立权利要求保护范围写得越宽越好。但通过一段时间的专利工作（发明实审和专利无效工作）实践，笔者意识到，将独立权利要求保护范围写得越宽越好的主张并不合适，应当将撰写具有合适保护范围的独立权利要求作为努力方向。追求保护范围最宽的独立权利要求，不仅会延长专利审批程序，甚至可能在专利授权的无效程序中陷于被动境地。
以本案涉案发明专利为例，其权利要求1、2中对于K值范围均未给出上限值，也未限定压缩机中的电动机单元为集中卷绕型，这似乎使上述两项独立权利要求取得了最宽的保护范围。但北京知识产权法院一审行政判决书以及网上流传的最高法二审公开审理过程，极有可能使上述独立权利要求1、2因未以说明书为依据而无效，使权利要求3因不具备新颖性而无效。幸而权利要求8给出了其中一个数值范围的上限，权利要求10中限定为集中卷绕型电动机单元，涉案专利由此尚有可能在一个较小的范围维持专利权部分有效。
该案启示我们，当独立权利要求保护范围中具有数值范围技术特征时，应当尽可能给出其上下限，除非其上下限可以为极限值。以本案涉案专利为例，应当将权利要求1的数值范围上限（0.6）和下限（0.3）体现在同一项权利要求中。同时，为了争取得到更充分的保护，也可以将独立权利要求的上下限略为向外扩展，以防止同行业竞争者通过采取数值微小变化的技术方案利用本发明构思而又规避侵权；在此基础上，再以该数值范围撰写为一项从属权利要求。此外，当该数值范围较宽时，为避免现有技术中出现该范围内的数值而导致权利要求被无效，应当在权利要求书中包括一项更窄数值范围的从属权利要求，并在说明书中对该优选的从属权利要求作出相应说明。
（二）审查员：限缩保护范围过宽的独立权利要求至合理范围
审查员对于数值范围过宽，尤其是未给出该数值范围上下限之一的独立权利要求，首先应当清楚了解现有技术情况，以及本发明要解决的技术问题、解决技术问题的具体技术方案，必要时应通过阅读相关专业书刊以及与申请人的沟通加深理解，以确定未给出的上下限附近或者过宽的数值范围中，是否存在不能解决技术问题或者不能达到期望技术效果的技术方案；若确认存在，则应以包含该独立权利要求存在缺少必要技术特征或未以说明书为依据的实质性缺陷，要求申请人缩小该数值范围，以使该独立权利要求具有合理的保护范围。在此基础上，审查员还应对现有技术进行充分检索，以了解现有技术中相应参数的数值是否落入待审查专利的较宽数值范围之中；如果落入，则应以该现有技术作为重要的对比文件，指出该独立权利要求不具备新颖性，或者结合其他相关现有技术，指出该独立权利要求不具备创造性，并将之作为通知书中最主要的审查意见告知申请人，促使其根据说明书记载的内容缩小该数值范围，或者将具有较小保护范围的从属权利要求上升为独立权利要求。
（三）专利代理师：提出多个无效宣告理由应有所侧重
无效宣告请求方针对具有较宽数值范围技术特征的独立权利要求，可以提出多个无效宣告理由，但也应当突出重点，首先集中于权利要求不具备新颖性和创造性上。若在作为现有技术的对比文件中的相应技术参数的数值，落在该较宽数值范围之内，就很容易证明该权利要求相对于此现有技术不具备新颖性，或者该权利要求相对于此现有技术和其他相关现有技术的结合不具备创造性。此外，具有较宽数值范围技术特征的独立权利要求，往往包含有不能解决技术问题或者不能达到期望技术效果的技术方案。在此情形下，可以以该独立权利要求未以说明书为依据作为无效宣告理由；对于具有未限定上限或下限的数值范围的技术参数的独立权利要求，如果该权利要求包含有不能解决技术问题或者不能达到技术效果的技术方案，就可以认为其缺少解决技术问题的必要技术特征，以《专利法实施细则》第二十条第二款作为无效宣告理由，而无需再以“未以说明书为依据”作为无效宣告理由。
需要说明的是，早期的《专利法实施细则》规定独立权利要求应当记载必要技术特征和权利要求，而当时的无效理由和驳回理由均限于《专利法》的有关条款，因而专利行政主管部门在遇到上述情况时，均将以“未以说明书为依据”为由进行驳回或宣告无效，久而久之形成了一种习惯性思维。因此，笔者建议在这种情况下，可同时以“缺乏必要技术特征”和“未以说明书为依据”作为无效宣告理由；而当从属权利要求附加技术特征中出现缺少上限或下限的数值范围时，可以同时以其未清楚限定专利保护范围和未以说明书为依据为由提出无效宣告请求。在上述情况下，应略述其他不太有把握的无效宣告理由，以避免分散合议组的注意力。
（四）专利代理师：及时建议专利权人在无效程序中合理修改授权的权利要求书
在格力公司诉奥克斯公司专利无效行政诉讼案的无效阶段，专利权人对无效宣告请求书未及时作出答复，也未对授权的权利要求书进行修改。事实上，本案涉案专利存在着部分权利要求被宣告无效的可能，此时专利权人应当把握好无效程序中三个允许修改权利要求书的时机，及时对权利要求书进行修改。
按照目前北京知识产权法院一审行政判决书的意见，涉案专利权利要求1、2将因其未以说明书为依据而被宣告无效；在此基础上，权利要求4-7以及权利要求10引用权利要求1或2的技术方案，也极有可能因其未以说明书为依据而被宣告无效；此外，北京知识产权法院一审行政判决书也认定，无效宣告请求审查决定中认定的权利要求3和权利要求10引用权利要求3的技术方案不具备新颖性的结论是恰当的。这样一来，涉案专利前十项权利要求仅剩权利要求8和9。然而，按照北京知识产权法院一审行政判决书的意见以及无效宣告请求决定和专利权人一方在行政诉讼阶段的主张，权利要求8也可能因为未明确其中的电动机单元是集中卷绕型而不被认可。
有鉴于此，专利权人一方的专利代理师在没有绝对把握维持专利权利要求全部有效的情况下，应当妥善把握《专利审查指南》规定的无效程序中的三个允许修改权利要求书的时机，针对有可能出现的各种可能无效结果，及时对授权的权利要求书作出修改，争取在尽可能有利的情况下维持专利权部分有效。
以上是笔者在阅读格力诉奥克斯发明专利无效案件有关材料进行初步思考后形成的不成熟看法，现提出来与本行业人员进行探讨，希望给予批评指正。
（本文仅代表作者个人观点，不代表知产财经立场）
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