臧宝清：商标恶意注册及法律规制

　　作者：臧宝清 北京无界律师事务所律师、中华商标协会原副秘书长

　　长期以来，部分民商事主体受经济利益的驱使，为了在市场竞争中迅速站稳脚跟，获得市场占有率，进而取得优势地位，则想到“搭便车、傍名牌、蹭热点”的方式来增强其商品或服务的辨识性，以谋取不正当利益。商标恶意注册及权利滥用行为严重侵害了他人在先合法权益或公共利益，浪费了商标注册与管理资源，破坏商标注册制度公信力，扰乱公平竞争秩序。基于此，2月19日，由知产财经主办的“商标恶意注册、使用与权利滥用实务研讨会”在京举行，来自知识产权领域学术、司法界的近30位代表参加了本次会议，共同探讨相关法律问题。

　　会上，北京无界律师事务所律师、中华商标协会原副秘书长臧宝清围绕“商标恶意注册及法律规制”主题进行了演讲，知产财经对其内容进行了整理，以飨读者。以下是其演讲实录。

　　大家下午好，非常荣幸有机会跟大家交流。

　　商标恶意注册是很多权利人的痛点，很多恶意抢注事件也是社会热点话题，恶意注册也是多年来主管机关的工作重点之一。商标恶意注册，恶意表现在注册环节，真正的危害在后面的权利行使和保护环节。对恶意注册的规制不仅是在商标授权确权的程序，在后面有些民事程序里也体现了对恶意注册规制的倾向。我今天主要介绍两方面内容：一是恶意注册的表现形式和成因，二是恶意注册的法律规制。

　　一、商标恶意注册之界定

　　恶意注册始终处在一个进化的过程中，最早期恶意注册相对比较简单或者比较直观，通过在相同或类似商品服务上，通过加前缀、后缀去傍别人的商标，或者进行变形，故意造成混淆，还包括抢注未注册的商标，或者损害他人商业标志的权益。再往后发展到所谓的填空式注册，在非类似商品服务上，把别人的驰名商标在非本类的商品服务上进行注册。继而后续发展出损害公共利益的注册，具有不正当占用公共资源意图，超出使用需求，在同一时间段内或先后连续性大量将地名、行业术语等公共资源作为商标进行申请。比如像“破洞”“呼拉圈”都是相关行业的通用名称，有些人将这些注册为商标，再通过所谓的维权去干扰别人的正常经营。再往后是囤积式注册，即无使用意图，大量申请注册商标。

　　恶意注册还有各种各样的形式，这里列举的包括但不限于针对同一企业的商标恶意反复抢注、连续抢注，组合式注册，“蹭热点”抢注，比如对奥运冠军姓名抢注、疫情期间抢注“雷神山”“李文亮”，包括最近火起来的“ChatGPT”等，还有损害“商品化权益”等在先权利的，将知名人物的姓名、知名作品名称、角色名称、电视节目名称等注册为商标，像“功夫熊猫”“葵花宝典”等。

　　恶意注册持续引起主管部门的关注，比较早对恶意注册进行研究的，像北京一中院2012年出台的《恶意抢注商标现象的成因、特点及司法对策》中介绍了将他人享有权利或权益的标志或者属于社会公共领域的标志符号申请注册为商标的行为，以及没有商业使用意图，以倒卖商标盈利为目的申请注册商标的行为。这个时期恶意注册的类型就比较丰富了，包括抢注他人享有的在先权益或权利标志，也包括把公有领域的标志申请注册为商标和囤积型注册。2013年，陈锦川和钟鸣两位也对恶意注册进行研究，将恶意注册定义为行为人明知或应知是受他人在先民事权益保护的对象，仍将之作为商标提出注册申请的行为。 恶意抢注违反了基本的商业道德，导致他人特定民事权益的损害，属于违反诚实信用原则的行为。2017年，北京知识产权法院对商标恶意注册作了一个定性和范围的界定，把违背诚信原则，以攫取或不正当利用他人市场声誉，损害他人在先权利或者侵占公共资源为目的的商标注册行为都涵盖进来。国知局最新出台的《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》专门对恶意注册作了界定：第二十二条【商标恶意注册申请】指出，申请人不得恶意申请商标注册，包括：（一）不以使用为目的，大量申请商标注册，扰乱商标注册秩序的；（二）以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的；（三）申请注册有损国家利益、社会公共利益或者有其他重大不良影响的商标的；（四）违反本法第十八条、第十九条、第二十三条规定，故意损害他人合法权利或者权益，或者谋取不正当利益的；（五）有其他恶意申请商标注册行为的。除了第5项有个兜底条款之外，前4项涵盖了类型丰富的恶意注册，包括扰乱商标注册秩序类型、损害公共利益类型，以及损害他人在先权利类型的等等。

　　目前，常用的恶意注册的概念比以前常用的恶意抢注更广泛，恶意抢注一般涉及他人在先权利类型的注册，我们现在通常讲的恶意注册也包括损害公共利益的注册类型。虽然有比较完备的商标授权确权的程序，但是有一些恶意注册的商标仍然能够获得注册。我对其进行了归纳，大概有以下几方面原因：

　　一是程序设计方面的原因。在商标审查阶段，商标局审查仅针对绝对理由及部分相对理由进行审查，即，通过检索能查询到的在先注册或者在先申请的商标，这一部分可以主动援引来驳回在后申请。涉及其他的在先权益或者驰名商标，这种类型在审查阶段很难审查出来。异议和无效期间分别有异议期和无效的处置期间限制，某些理由需要权利人或利害关系人提出。受制于期限或者受制于提出的主体，因此没有得到及时有效的规制。

　　二是法律规定的原因。由于恶意注册行为越发丰富，法律规定总是比较滞后的，在某些情况下就会出现主管机关针对新类型的恶意注册没有合适的法律条款的情况，这也是近些年法律不断要修改的原因之一。

　　三是审查标准及实践的原因。在长期的审查过程中，对包括制止恶意注册在内的法律条款的理解在不断变化和深化，包括对区分表作用的理解，从早期比较机械地遵循区分表去进行类似商品和服务的判定，到后来区分表作为辅助的参考作用，只是作为判断混淆过程中的一个工具。关于驰名商标的保护，从实务看也在逐渐加大保护的力度。比如2005年的《商标审查及审理标准》，对已注册驰名商标，其实就是在跨类混淆的范围内进行保护。关于驰名商标的司法解释出台之后，在商标授权确权过程中，对驰名商标的反淡化保护逐渐成为各个部门的共识。关于第15条“代理人”的界定，从最初部分司法判决对代理人作非常狭窄的解释，到后来将其扩大为基于诚实信用原则所理解的广义的商事代理的关系。关于第44条第1款“其他不正当手段”，最早商标评审委员会也是把它作为规制不诚信行为的相对理由的兜底条款，到2010年最高院司法文件，从法律逻辑解释的角度，把它界定为规制扰乱商标注册秩序的条款。从过程来看，这些法律的理解和适用也是根据实务的需求，其界定是不断发生变化的。

　　四是确权政策的原因。比如不同时期对恶意注册的评价和容忍度是不一样的，早期对商标抢注行为就有不同的价值评价，有人甚至认为商标抢注反倒是一些人具有商业头脑或者法律意识的体现。包括对驰名商标的保护，目前在行政程序中，驰名商标认定基于一些方面的政策考虑，对权利人来说比较困难，可能会影响一些商标通过确权程序获得保护。

　　二、恶意注册之法律规制——结合商标法修订草案（征求意见稿）

　　1.规制恶意注册商标的程序选项

　　本次商标法修改也针对恶意注册作了多条款的规定，在确权程序的待审查程序中，对于不以使用为目的的恶意申请注册商标行为可以进行投诉，这种恶意注册有非常强的隐蔽性，审查员有时很难检索到申请人以不同主体名义进行的注册，此时其他相关社会公众可以根据自己掌握的线索和证据去主动进行投诉，引起审查机关的注意。在异议程序里，对于恶意注册的打击力度也在持续增大。2017年，在不予注册及部分不予注册的20184件异议决定中，属于制止恶意注册的共有5734件，占异议成立（部分成立）案件的28.41%。在无效宣告程序里，无效比例高达近70%左右。在民事诉讼程序中，对恶意注册的规制手段非常多样，包括82号指导案例，对恶意注册商标不予保护；对原告构成滥用权利的，最高法院批复被告可以请求赔偿合理开支；对恶意注册商标的使用提起侵权民事诉讼；对恶意注册商标宣告无效后提起侵权民事诉讼；对恶意注册商标并行使权利行为提起不正当竞争之诉，例如前段时间北京知产法院判决的“古北水镇”案；还有对恶意注册行为提起不正当竞争之诉，例如福建高院“爱适易”案，本案涉及44条的问题，到底谁可以对这种行为提起诉讼还是值得讨论的。在民事诉讼程序里，这种保护涉及到跟确权程序的衔接问题，如果行政程序结束后被认定恶意注册，行使权利是毫无争议的。有一些情况下可能两个程序并行，在行政程序还没有结束的情况下，民事程序里直接对恶意注册作出定性，这个问题也引起了一些争论。确权程序和民事诉讼程序两个程序一并进行，也是比较通常的操作方式。在行政投诉程序中，商标法和相关行政规章对恶意注册规定了一定的行政处罚措施，权利人也可以通过这个途径去进行规制。

　　2.恶意注册规制的实体处理

　　在实体方面，对不同类型的恶意注册，法律规定比较明确，而且在法律适用上也能够有效制止恶意注册倾向。比如第四条的适用问题，在规制恶意注册方面起到了很大的作用，然而引起的一个副作用是适用过多过宽，导致一些企业的防御性注册以及所进行的商标布局受到干扰。第四十四条第一款中的欺骗手段，主要用来制止通过造假来获取商标注册的情况。第四十四条第一款中的其他不正当手段及第十九条第四款对代理机构的限制，也都是对扰乱注册秩序类型的恶意注册的规制。

　　对于损害公共利益类型的恶意注册，《商标法》第十条第一款中第七项和第八项，这两个条款在适用中弹性是非常大的，尤其是第七项，在实务中适用的比例非常高，也可以对恶意注册起到规制作用。第十一条关于商标显著性的要求，按照现行的审查审理指南，比以前也是有显著提高。

　　对于违反相对理由条款的恶意注册，突出表现在第三十条适用中，在混淆考量中把恶意作为一项重要的考量因素。无论把恶意作为商标近似、商品类似，或者把它作为混淆的一项考察因素，在授权确权案件中，这种考量确实比以前更加得到重视。第十五条第一款，对代理人、代表人，通过立法目的扩大解释。第二款，对其他关系的界定也是以“明知”为核心进行界定。十五条第二款一定程度上已经达到了对恶意注册的兜底适用。第十六条对地理标志保护中通过对利害关系人、混淆判断、误导公众等构成要素的适当解释，也是从有利于制止恶意注册与地理标志相关标志的情况作出理解。第三十二条前半段，对在先权利作了开放性解释；后半段，对“在先使用并有一定影响”和“不正当手段”两个要件的动态把握，降低了在先使用并有一定影响的要求，也体现了对恶意注册进行规制的情况。第十三条，对驰名商标有反淡化保护的情况；同时恶意注册的商标不受五年除斥期间限制。

　　最新的商标法修订草案（征求意见稿）对恶意注册的规制体现还是非常全面的。第二十二条，对恶意注册进行界定；在程序方面，增加了针对明显重大不良影响商标的规制，对于一些特定情况的恶意注册，规定了强制移转程序；恶意注册的商标被无效宣告后，会有民事责任、行政处罚，甚至有些情况下会有检察机关的公益诉讼；对于代理机构代理恶意注册商标行为，细化了相应的法律责任。

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