知产财经获悉，近日，最高人民法院就彪马公司与江苏某体育用品公司、昆山某体育用品公司（合称“江苏某体育用品公司”）之间七件外观设计专利权无效纠纷作出终审判决。

　　最高院认定，江苏某体育用品公司申请的七件外观设计与彪马公司三个在先商标权冲突，不符合专利法第二十三条第三款的规定，应予无效。

案情简介

　　彪马条形图商标是彪马公司在鞋履上的标志性设计，首次亮相于1958年瑞典世界杯上，并自此在全球范围（包括中国）内广泛销售和宣传。彪马公司自1976年开始在中国陆续在鞋履商品上取得多枚条形图商标注册，包括第G426712号“”商标、第G581191号“” 商标及第G925647号“”商标。

　　江苏某体育用品公司自2010年开始陆续申请多件在鞋帮位置使用与彪马条形图商标近似图案的外观设计专利。对此，彪马公司以涉案外观设计专利权与其在先注册商标权冲突，不符合专利法第二十三条第三款规定为由，针对江苏某体育用品公司的系列专利提起无效，其中七起纠纷进入行政诉讼阶段。

　　无效审查及一审诉讼中，江苏某体育用品公司均主张涉案外观设计专利是对其被许可使用的第3016612号“”注册商标的合法使用，与彪马公司已经取得的合法权利不存在冲突。无效决定和一审判决在其中六起案件中从不同的角度支持了江苏某体育用品公司的主张，彪马公司上诉至最高人民法院。

争议焦点

　　涉案专利是否与彪马公司的在先商标权构成权利冲突

　　最高院认为，判断外观设计专利权是否与他人在先商标权冲突，实质审查的是外观设计专利的实施是否会侵害他人基于在先商标权所享有的合法权利或利益，应当适用商标侵权的判断标准，审查外观设计中诉争设计的使用是否构成商标性使用及其是否与在先商标构成近似，容易使相关公众产生混淆或误认。

　　（一） 涉案专利中诉争图案的使用是否构成商标性使用

　　判断外观设计中诉争设计的使用是否构成商标性使用，应当综合考量诉争设计在整体外观设计中的具体使用方式、行业惯例、相关公众的注意程度及通常认知、外观设计专利申请人或者专利权人的主观意图等因素，审查诉争设计在外观设计中的使用能否起到识别商品来源的作用。

　　第一，对于鞋类产品尤其是运动鞋类产品而言，将图形商标使用于鞋帮侧面中部以标明商品来源，系涉案专利申请日前的行业惯常做法，相关公众也通常会通过鞋帮侧面的图案识别商品来源。涉案专利中，诉争图案被使用在鞋帮侧面，属于鞋类产品上图形商标惯常的标注位置，且占据较大面积，属于突出性使用，容易被相关公众注意并用于识别商品来源。

　　第二，江苏某体育用品公司在本案中主张其对诉争图案的使用属于对其被许可使用商标的正当使用，可见，其也认可涉案专利中诉争图案的使用系商标性使用。

　　（二） 涉案专利使用的诉争图案与彪马公司的在先商标是否近似，容易使相关公众产生混淆或误认

　　判断外观设计专利使用的诉争设计与在先商标是否构成近似，容易使相关公众产生混淆或误认，应当以相关公众的一般注意力为标准，综合考虑外观设计专利产品种类与商标核定使用的商品或服务的类似程度、诉争设计与在先商标的近似程度、商标的显著性和知名度等因素进行判断。具体到本案：

　　第一，从商品类似程度来看，涉案专利为运动鞋，彪马公司三个在先商标核定使用的商品包括鞋、运动鞋等。涉案专利与彪马公司的三个在先商标核定使用的商品系相同种类商品。

　　第二，从标识近似程度来看，涉案专利设计1-5使用的诉争图案与彪马公司的三个在先商标均采用流畅的线条，形成从近处（左下方）向远处（右上方）延伸的弧形跑道图案。条状图案均由三股线条组成，呈左下方扩展、右上方收敛的弧形。二者在形状、各部分布局面积、构图设计、线条走向上较为近似。

　　第三，从在先商标的显著性和知名度来看，彪马公司自1958年开始在运动鞋鞋帮侧面使用跑道标识，目前尚未有证据显示在此之前运动鞋类产品上有类似标识，该标识的固有显著性较强。此后，多位知名运动员在奥运会、世界杯、NBA等赛场上穿着鞋帮侧面带有跑道标识的彪马运动鞋参赛。九十年代末，中国体育比赛中亦有运动员穿着彪马公司赞助的运动鞋参赛。2005年9月彪马商贸公司成立，向全国各地销售鞋类产品。2005年至本专利申请日前，彪马公司的跑道标识通过体育明星、娱乐明星、文化宣传、电视广告、报纸、网络媒体等多种方式进行了较为广泛地宣传。本案所涉三个在先商标均为跑道标识，712号商标于1976年在中国核准注册，191号商标于1991年在中国核准注册，647号商标于2007年在中国核准注册，均早于涉案专利申请日，且通过彪马公司的使用及宣传，在涉案专利申请日前已在运动鞋商品上具有较高知名度。

　　综上，虽然诉争图案与彪马公司的三个在先商标在线条宽度、间距和弧度等方面存在一定区别，但结合在先商标的显著性及知名度，涉案专利使用与彪马公司在先商标近似的标识，且具体使用位置及方式亦与在先商标近似，本专利的实施容易使相关公众对产品来源产生混淆或者误认为本专利产品与彪马公司有特定联系，从而损害彪马公司就三个在先商标享有的商标专用权，故与三个在先商标权构成权利冲突。

　　（三） 江苏某体育用品公司合法使用被许可商标的抗辩能否成立

　　最高院认为，商标法以维护商标信誉、保障消费者和生产、经营者的利益为宗旨。在外观设计专利权与他人在先商标权冲突纠纷中，外观设计专利权人也享有注册商标专用权或许可使用权时，其明显改变自己注册商标或被许可使用的商标区别于他人具有较高知名度的在先注册商标的显著特征，实质将他人商标显著特征用于专利外观设计中，且具体使用方式与在先商标基本一致的，不构成对自己注册商标的正当合法使用。

　　本案中，虽然涉案专利使用的诉争图案与612号商标亦近似，但将诉争图案与612号商标对比，首先，612号商标三条分离的弧线延伸至中间位置已合并成一条弧线并向右上方延伸较长距离，弧线的左右部分分别呈现不同的状态；而诉争图案三条分离的弧线在向右上方延伸的过程中距离缩小但并未合并成一条弧线，弧线之间存在连贯的延伸效果。其次，612号商标三条分离的弧线与合并后的一条弧线各占整个图形一半的比例，相关公众会对两部分投入相近的注意力；而诉争图案三条分离的弧线占整个图形较大比例，相关公众更容易关注到三条分离的弧线。诉争图案所采用的上述区别设计更接近彪马公司的三个在先商标。在彪马公司的三个在先商标在涉案专利申请日前已经具有较高知名度和显著性，且612号商标与三个在先商标具有一定近似性的情况下，江苏某体育用品公司在鞋类产品尤其是运动鞋类产品中更应当规范使用612号商标，注意合理避让。然而，其在涉案专利中使用的诉争图案却明显改变了612号商标区别于彪马公司三个在先商标的部分显著特征，而实质将三个在先商标的显著特征用于本专利中，且与三个在先商标实际使用到运动鞋上的具体使用位置、方式基本相同。结合彪马公司三个在先商标的显著性及知名度，最高院认为江苏某体育用品公司在涉案专利设计中对诉争图案的使用不构成对其被许可使用的612号商标的正当合法使用。

判决结果

　　一、撤销北京知识产权法院（2023）京73行初18544号行政判决

　　二、撤销国家知识产权局第563353号无效宣告请求审查决定

　　三、国家知识产权局就彪马公司针对专利号为202230276495.6、名称为“运动鞋”的外观设计专利权提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

　　（其他六起关联外观设计专利权无效行政纠纷中，最高院终审判决均认定江苏某体育用品公司外观设计与彪马公司在先商标权构成权利冲突。）

典型意义

　　最高院在系列判决中确认外观设计专利权是否与他人在先商标权冲突，实质审查的是外观设计专利的实施是否会侵害他人基于在先商标权所享有的合法权利或利益，明确适用商标侵权的判断标准，从外观设计中诉争设计的使用是否构成商标性使用及其是否与在先商标构成近似，容易使相关公众产生混淆或误认等方面进行审查。

　　同时，在存在外观设计专利权人也享有注册商标专用权或许可使用权，即商标并存的情况下，专利权人明显改变自己注册商标或被许可使用的商标区别于他人具有较高知名度的在先注册商标的显著特征，实质将他人商标显著特征用于专利外观设计中，且具体使用方式与在先商标基本一致的，不构成对其注册商标或被许可使用的商标的正当合法使用。

　　附判决：

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