非商标代理机构将代理服务纳入经营范围？这个“代价”你可能承担不起

　　案情简介

　　2017年11月7日，上海某公司（下称原告）提出第27340682号“法宝网”商标（下称诉争商标）的注册申请，指定使用在“提供互联网聊天室；提供数据库接入服务；视频会议服务”等第38类服务上。

　　商标局和原商标评审委员会（下称原商评委）以诉争商标违反了《商标法》第十九条第四款为由予以驳回。

　　原告不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，主要理由为：原告已于2018年12月29日对其经营项目进行变更，删除了“知识产权代理”服务，诉争商标应当获准注册。

　　法律分析

　　商标法第十九条第四款规定，商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。

　　在被诉决定作出时，原告营业执照显示的经营范围包括“知识产权代理服务”，即使原告现已进行经营范围变更登记，不能排除原告未来从事知识产权代理服务的可能性。

　　因此，诉争商标的申请注册不符合《商标法》第十九条第四款的有关规定。

　　法官提示

　　根据商标法第十九条第四款之规定，商标代理机构不得申请注册非代理服务商标。

　　商标法实施条例第八十四条第一款对“商标代理机构”作出释明：商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。

　　商标法第十九条第四款是2013年商标法修订时新增加的条款，其立法背景在于自2003年国家取消了对商标代理机构的设立及对商标代理人资格的行政审批后，一些商标代理机构利用商标专业知识，恶意抢注他人商标，谋取不正当利益，扰乱了正常的市场经济秩序。为遏制此种乱象，商标法增加了对商标代理机构行为规范的内容。

　　特别是，北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南中在关于商标法第十九条第四款商标代理机构的认定中规定，已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”。

　　由此，只要公司的经营范围包含商标代理、商标代理服务、知识产权代理、知识产权服务，不论其是否在商标局进行代理机构备案，都将被认定为商标代理机构，其申请注册商标的行为要受到商标法第十九条第四款的约束。如果其申请商标指定使用的服务超出代理服务范围，将不能获准注册。

　　具体到本案，原告在诉争商标申请时的经营范围包含“知识产权代理服务”，可以认定原告为商标代理机构，不能申请注册代理服务以外的商标，但诉争商标指定使用的服务超出代理服务范围，因此不能被核准注册。

　　但接下来的问题是，原告随后进行了经营范围的变更登记，删除了“知识产权代理服务”，在此种情形下，诉争商标可否获准注册呢？

　　答案是否定的。如果允许原告变更经营范围，删除“知识产权代理服务”，并据此核准诉争商标的注册申请，将会面临一个新的问题：一旦原告在日后再次进行经营范围的变更，成为商标代理机构，如何对其行为进行有效制约？

　　此时原告可能已经积累了大量非代理服务商标，如果再通过商标异议、无效宣告使这些商标归于无效，将徒增行政和司法成本，影响正常的商标市场秩序。

　　因此，商标申请注册主体是否为商标代理机构，应当以商标注册申请日为准，即使商标代理机构在申请日之后对经营范围进行变更，删除代理服务，仍然不能改变其以商标代理机构身份申请注册非代理服务商标的事实，其申请注册的商标仍然不能获准注册。

　　非商标代理机构在选择经营范围时须慎重，一旦将商标代理、商标代理服务、知识产权代理、知识产权服务纳入经营范围，未来申请商标时将受到商标法第十九条第四款的限制，因此可能面临商标申请被驳回的种种风险。