【速评】祝建军：OP诉苹果案——英国法院裁决SEP全球许可条件新发展

　　作者：祝建军 深圳知识产权法庭法官

　　继无线星球国际有限公司、无线星球有限公司诉华为技术有限公司、华为技术有限公司英国分公司标准必要专利禁令救济纠纷案（以下简称UP诉华为案）之后，2021年9月27日，英国法院对OPTIS蜂窝技术有限责任公司、OPTIS无线技术有限责任公司、无线星球国际有限公司诉零售苹果英国有限公司、苹果分销国际有限公司、苹果公司标准必要专利禁令救济纠纷案（以下简称OP诉苹果案）作出部分判决，通过该部分判决，英国法院将UP诉华为案所确立的“裁决全球许可条件+禁令”的裁判规则又往前推进了一步。【详情：附判决|英国法院就Optis与苹果标准必要专利许可作出部分判决】

　　在UP诉华为案中，UP请求认定华为侵犯了其标准必要专利权，并请求给华为颁发禁令。英国法院认定：欧洲电信标准化协会（以下简称ETSI）的知识产权政策及FRAND原则暗含了对标准必要专利包的全球许可，而ETSI的知识产权政策具有国际效力，全球许可更符合电信行业的商业和许可惯例。英国法院基于标准必要专利权人的FRAND合同义务获得对全球许可条件的裁决管辖权，全球许可是一个合同问题，英国法院有权就执行该合同作出裁决。

　　英国法院裁决全球许可条件并不妨碍实施人去各国进行专利有效性的挑战。如果对专利的有效性挑战成功，双方可以调整相应的许可费率。英国法院裁决全球许可条件与他国法院的在先判决并不冲突，该做法与其他司法辖区法院所作的若干判决是一致的。中国法院目前没有明确其裁决全球许可条件，若随后中国法院的判决涉及专利权的有效性和许可费率问题而影响许可费率裁决，英国法院可以对裁决许可费率作出相应调整。

　　华为侵犯了UP的两件英国标准必要专利权，在UP与华为无法达成FRAND许可协议的情况下，为UP与华为裁决UP全球标准必要专利包的许可条件合同条款，并通过禁止华为在英国市场销售无线通信产品的禁令来保障其裁决得到执行，明确如果华为愿意接受英国法院为双方设定的全球许可条件合同条款，则法院给华为颁发的禁令将停止生效；如果华为不愿意接受英国法院为双方设定的全球许可条件合同条款，则法院给华为颁发的禁令生效。

　　在OP诉苹果案中，OP为一家NPE，其与苹果因无法达成标准必要专利许可协议产生纠纷，双方在英国、美国法院产生标准必要专利平行诉讼，OP在美国德州法院对苹果提起标准必要专利侵权之诉。2019年2月，OP又向英国法院提起诉讼，请求认定苹果侵犯了其8件3G、4G标准必要专利权，并请求英国法院给苹果颁发禁令。

　　在案件审理的过程中，苹果向英国法院承诺，如果英国法院认定苹果侵犯了OP的一项或多项有效标准必要专利权，则苹果同意签订由英国法院裁决的一份全球许可合同条款。但苹果对上述承诺有两项保留条件：1、如果英国法院最后决定苹果无需作出该承诺即可主张FRAND抗辩；2、如果英国法院最后决定苹果即使作出了该承诺，也不能主张FRAND抗辩。

　　2020年10月至2021年1月，英国法院在对4件专利的技术审判中认定，其中有一件专利是有效、受到侵犯的标准必要专利。英国法院将裁决OP拥有的全球标准必要专利包许可给苹果的合同条件，以及裁决苹果对OP提出的反竞争行为、垄断的抗辩指控，安排在2022年6月和7月单独的审判程序中审理。

　　OP与苹果为上述审判程序的目的，就哪些许可条款是FRAND条款提出了各自的立场，双方在许可费率上存在较大分歧，包括许可费率是应该按整部手机的价值评估，还是用基带芯片的价值来评估，以及何为正确的评估方法。苹果指出，在裁判全球许可条件的审判程序中，全球费率将被设定，这将影响苹果在全球范围内为OP支付的费用，这也可能会影响它向其他授权方支付的费用。

　　OP向英国法院提出，请求法院就苹果是否为善意的被许可人寻求单独审判程序，无须等到英国法院裁决OP拥有的全球标准必要专利包许可条件的审判程序。OP认为，苹果是否为善意的被许可人的问题出现了，因为苹果曾表示，它不准备在裁决全球许可条件的审判程序中无条件承诺按照法院确定的全球许可条款接受许可。苹果的立场造成的后果是，它试图在不承担责任的情况下，从OP的FRAND业务中获益，苹果是一个非善意的被许可人，无权依赖FRAND承诺作为对禁令的抗辩。

　　苹果拒绝了OP提出的苹果是否为善意的被许可人的单独审判程序要求，认为该问题应放在英国法院裁决UP全球许可条件审判程序（FRAND程序）中解决。

　　由于UP诉华为案“裁决全球许可条件+禁令”的裁判规则已被英国最高法院认可，因此，从苹果的承诺来看，其并不拒绝英国法院裁决全球许可条件，只是苹果认为要等到英国法院FRAND审判程序结束后，判断苹果抗辩所提出的OP违反竞争法、构成垄断的主张能否被英国法院接受，以及知晓英国法院裁决全球许可条件之后，再去判断是否接受英国法院裁决的全球许可条件。

　　英国法院为了巩固其在禁令救济纠纷案中裁决全球许可条件的管辖权，基于OP的提议增加了一项判断善意实施人的独立审判程序，在该审判程序中，英国法院裁决，在确定有一项或多项专利被认定为有效且是标准必要专利的情况下，实施人应在FRAND审判程序开始之前作出承诺，愿意接受英国法院即将为双方裁决的标准必要专利全球许可条件的合同条款，如果实施人不愿作出该承诺，则英国法院可以对其颁发禁令，而无须等到为双方裁决全球许可条件合同条款的FRAND程序来对此作出判断，亦即实施人不能等到英国法院裁决全球许可条件之后才承诺愿意接受该全球许可条件。

　　英国法院还在判断善意实施人的独立审判程序确定如下规则：标准必要专利权人不会因为许可谈判中的非善意行为，而丧失向实施人主张禁令救济的权利，只要该权利人承诺愿意接受英国法院裁决的全球许可条件的合同条款，英国法院裁决全球许可条件能够使权利人的非善意的行为得以弥补。标准必要专利的实施人也不会因为在许可谈判中的非善意行为，而丧失获得FRAND许可的权利，只要该实施人承诺愿意接受英国法院裁决的全球许可条件的合同条款，实施人的该行为会使其获得权利人的FRAND许可，从而避免被颁发禁令。

　　英国法院在UP诉华为案中，在当事人不同意的情况下确立其裁决全球许可条件的管辖权，接着又通过裁决OP诉苹果案使其裁决全球许可条件的管辖权进一步往前推进。OP诉苹果案明确：标准必要专利实施人在确定其已侵犯标准必要专利权人的一件或几件标准必要专利权之后，在英国法院为双方裁决标准必要专利全球许可条件之前，实施人必须作出有约束性的承诺，即愿意接受英国法院将为双方裁决的标准必要专利全球许可条件，如不愿意作出该承诺，法院可以对该标准必要专利实施人颁发禁令。

　　相比UP诉华为案而言，OP诉苹果案所确立的标准必要专利实施人避免被颁发禁令、承诺愿意接受英国法院裁决全球许可条件的时间，被提前到英国法院为双方裁决标准必要专利全球许可条件之前就要作出。

　　国家之间标准必要专利国际平行诉讼的审理和裁决，相互之间具有一定的影响。英国法院在英国无线通信产业空心化的情况下，试图通过裁决标准必要专利全球许可条件来彰显其法律制度，确立影响全球的标准必要专利裁判规则，并可以相应大幅增加本国的法律服务业收入。英国法院的做法在一定程度上会影响其他国家法院裁决SEP案件的规则，并有可能加剧国际社会标准必要专利纠纷司法管辖权的争夺，以及带来相应的司法管辖权冲突问题，值得关注。

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