知产财经获悉,当地时间6月29日,美国最高法院(SUPREME COURT OF THE UNITED STATES)在Minerva公司与Hologic公司专利侵权案中驳回了Minerva提出的法院应放弃专利转让人禁反言原则的申请。专利转让人禁反言原则(assignor estoppel)是指专利权人在转让自己的专利后,不得在侵权诉讼中对自己出让的专利提出无效请求。
据了解,20世纪90年代末,发明人Csaba Truckai研发了一套关于治疗子宫癌的设备,即NovaSure系统。而后Truckai将此发明的专利申请转让给了其当时所在的Novacept公司,并被美国专利商标局授予专利权。随后该项专利被Hologic公司收购。
2008年,Truckai创办了Minerva Surgical公司,发明了一套治疗子宫癌的新技术,并被专利商标局授权。与此同时,Hologic公司向专利商标局提出申请,要求增加NovaSure专利的相关权利要求。随后起诉Minerva侵犯其专利权。
Minerva公司辩称NovaSure专利是无效的,因其新增加的权利要求与该发明的书面描述不符。作为回应,Hologic公司援引专利转让人禁反言原则,认为Truckai已经授予了其最初的专利申请,因此Minerva公司不能质疑此项专利的有效性。
法院最终同意了Hologic公司提出的专利转让人禁反言原则。联邦巡回上诉法院在相关部分也予以肯定。Minerva公司不服上述判决,申请美国最高法院放弃专利转让人禁反言原则。
最高法院经过审理,最终驳回了Minerva公司提出的法院应放弃专利转让人禁反言原则的申请。最高法院指出,在支持专利转让人禁反言原则的前提下,本院阐明公平原则是其核心,本原则适用于当且仅当专利转让人的无效声明与其转让专利时所作的明确或隐含陈述相抵触时。
附判决原文: