附裁定书丨原则上不宜拆分权利要求分别确定专利申请权归属

　　（2021）最高法知民终825号

　　近期，最高人民法院知识产权法庭对一起专利申请权权属纠纷案作出终审裁定，撤销拆分诉争专利的权利要求并分别确定不同权利要求归属的一审判决，发回重审。该案终审裁定指出，一项专利申请作为一个整体只能存在一项专利申请权，一般不能根据不同的权利要求对一项专利申请进行人为分割，否则就会导致在一项专利申请上产生多项专利申请权。

　　广东某动力公司以杭州某科技公司将双方合作期间所掌握的广东某动力公司关于某浸渗透系统的非公知技术信息披露给关联企业长兴某科技公司用以申请诉争专利为由，提起本案诉讼。广东某动力公司请求诉争专利申请权归其所有，且明确主张其单独所有，不同意共有。诉争专利申请的技术方案包括10项权利要求，其中权利要求1为独立权利要求，权利要求2-10均为从属权利要求。

　　一审法院经审理认为，经技术比对，诉争专利申请权利要求1-3、5-8、10与广东某动力公司提供给杭州某科技公司的技术方案构成实质相同，且无证据显示长兴某科技公司或杭州某科技公司对前述权利要求的技术方案作出创造性贡献；权利要求4、9附加的技术特征与广东某动力公司所提供的技术资料以及设备实物的技术特征无关，并且权利要求4、9附加的技术特征并非本领域的公知常识；长兴某科技公司对其权利要求4、9技术方案的实质性特点作出了创造性贡献。因此，经一审法院向广东某动力公司释明后，广东某动力公司在一审中放弃了对诉争专利申请中权利要求4、9的技术方案的专利申请权权属的主张。此后，一审法院作出判决，确认广东某动力公司为诉争专利申请权利要求1-3、5-8、10的技术方案的申请权人。杭州某科技公司、长兴某科技公司不服一审判决，提出上诉。

　　最高人民法院二审认为，本案系专利申请权权属纠纷，对于一项专利申请而言，一般只能存在一项专利申请权，该专利申请权既可以由某一主体单独享有，也可以由多个主体共同享有。虽然在一项专利申请中可以存在多项权利要求，且每一项权利要求均为一个完整的技术方案，但是专利申请具有整体性，如果这些权利要求在同一主题下，符合单一性要求，原则上不能将不同的权利要求分别赋予不同的专利申请权，否则就会在一项专利申请上产生多项专利申请权。一审法院对此适用法律有误，并在一审程序中作出错误释明，致使原告放弃诉争专利申请中权利要求4、9的技术方案的专利申请权权属主张，在此基础上，一审判决错误地将诉争专利申请的多项权利要求进行人为分割，从而导致在一项专利申请上产生了两项专利申请权。鉴于广东某动力公司因法院的错误释明放弃有关诉讼主张且未提出上诉，本案宜发回重审。

　　该案裁定对专利权、专利申请权权属案件的审理具有一定的参考意义。

　　附裁定书：

中华人民共和国最高人民法院

民事裁定书

（2021）最高法知民终825号

　　上诉人（原审被告）：杭州某科技有限公司。

　　上诉人（原审被告）：某科技有限公司。

　　被上诉人（原审原告）：广东某动力有限公司。

　　上诉人杭州某科技有限公司、某科技有限公司因与被上诉人广东某动力有限公司专利申请权权属纠纷一案，不服浙江省杭州市中级人民法院于2020年12月22日作出的（2019）浙01民初3087号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，对本案进行了审理。

　　本院认为，本案系专利申请权权属纠纷，对于一项专利申请而言，一般只能存在一项专利申请权，该专利申请权既可以由某一主体单独享有，也可以由多个主体共同享有。虽然在一项专利申请中可以存在多项权利要求，且每一项权利要求均为一个完整的技术方案，但是专利申请具有整体性，只要这些权利要求在同一主题下，符合单一性要求，就不能将不同的权利要求分别赋予不同的专利申请权，否则就会在一项专利申请上产生多项专利申请权。原审法院对此适用法律有误，在原审程序中错误地向广东某动力有限公司释明，致使广东某动力有限公司放弃申请号为XXX、名称为“石墨极板浸渗透系统”的诉争发明专利申请（以下简称诉争专利申请）中权利要求4、9的技术方案的申请权，在此基础上，原审判决错误地将诉争专利申请的多项权利要求进行人为分割，在保留某科技有限公司为诉争专利申请权利要求4、9的申请权人的同时，判决确认广东某动力有限公司为诉争专利申请权利要求1-3、5-8、10的申请权人，从而导致在一项专利申请上产生了两项专利申请权。

　　因广东某动力有限公司对原审判决未提出上诉，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十五条关于“第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查”的规定，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十一条关于“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外”的规定，本院不宜直接改判本案。故，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项之规定，裁定如下：

　　一、撤销浙江省杭州市中级人民法院（2019）浙01民初3087号民事判决；

　　二、本案发回浙江省杭州市中级人民法院重审。

　　上诉人杭州某科技有限公司、某科技有限公司预交的二审案件受理费900元予以退回。

审判长 何  鹏

审判员 陈文全

审判员 梁晓征

二〇二三年六月六日

法官助理 李  晨

书记员 王  茜