杜颖：商标在先使用抗辩

　　作者：杜颖  中央财经大学法学院教授

　　长期以来，部分民商事主体受经济利益的驱使，为了在市场竞争中迅速站稳脚跟，获得市场占有率，进而取得优势地位，则想到“搭便车、傍名牌、蹭热点”的方式来增强其商品或服务的辨识性，以谋取不正当利益。商标恶意注册及权利滥用行为严重侵害了他人在先合法权益或公共利益，浪费了商标注册与管理资源，破坏商标注册制度公信力，扰乱公平竞争秩序。基于此，2月19日，由知产财经主办的“商标恶意注册、使用与权利滥用实务研讨会”在京举行，来自知识产权领域学术、司法界的近30位代表参加了本次会议，共同探讨相关法律问题。

　　会上，中央财经大学法学院教授杜颖围绕“商标在先使用抗辩”主题进行了演讲，知产财经对其内容进行了整理，以飨读者。以下是其演讲实录。

　　感谢会议主办方的邀请，我今天想讲三个方面内容，主要从具体的条文适用展开。一是《商标法》第59条第3款条文规定，二是简单分析该条制度的定位，三是聚焦具体构成要件，以目前典型的司法案例样本作为分析对象。

　　一、条文规定

　　《商标法》第59条第3款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。这是我们国家在《商标法》第三次修正时加进来的条文内容，有人称其规定了在先使用权或者在先使用抗辩权。

　　二、制度定位：抗辩权——消极性

　　《商标法》第59条第3款规定的在先使用究竟是一个什么性质的权利？我把它定为一种抗辩权，一是从59条第3款条文的位置排布来看，其是在57条商标侵权规定之后，59条有3款，第1款和第2款都是权利限制的规定，从第3款在整个59条的位置以及59条和57条之间的关系来看，该条款规定应该是对权利的限制或者是对侵权本身主张的一个抗辩。

　　再结合全国人大常委会权威的立法解释，也可以看到它实际上是一个限制性规定和抗辩性规定： 本条第三款是本次修改商标法时为了平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益而新增加的内容，主要目的是保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益。这个条款和其他条款的内容有一些衔接，比如第32条对恶意抢注他人在先使用并有一定影响的商标做了禁止性规定，即申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。而依据59条第3款规定，在先善意地在同一种或类似商品或服务上使用与他人注册商标相同或相近似并有一定影响的商标，在先使用人有权在原有的范围内继续使用该商标，而不应被认定为侵犯他人注册商标专用权。不过，由于我国是以商标注册制度为主，虽然法律上有必要给予在先使用的未注册商标一定的保护，但保护水准不宜过高，以免冲击到注册制这一商标管理中的基本制度。因此，本条第三款还对受保护的在先使用的未注册商标规定了一定的限制条件：首先，在先使用的未注册商标必须是具有一定市场影响的商标；其次，在先使用的未注册商标只能在原使用范围内继续使用；最后，注册商标专用权人可以要求在先使用的未注册商标附加适当区别标识，以免发生混淆，造成消费者误认。

　　从形式上看，这些考虑都决定了59条第3款规定的是一种消极性的抗辩权，这个权利可能就是没有积极的属性，它的积极属性只体现在积极使用上。

　　三、构成要件

　　经过十多年的实践，司法判决就该条款的适用给出了很多的样本，这些样本在适用的过程中关于59条第3款有不同的要件分析，比如有“三要件”说：（1）在先使用行为应早于注册商标的申请日；（2）在先使用的标识经过使用产生了一定影响；（3）在原有范围内使用相关标识。还有其他版本的“三要件”说：（1）在先使用人应当出于善意；（2）对特定标志的使用时间一般应早于涉案商标的申请注册日，同时早于商标注册人使用，且应为商标性的使用；（3）所使用的商标应当具有“一定影响”。

　　还有“四要件”说：（1）在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；（2）使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为；（3）使用的商标应具有一定影响；（4）在原有范围内的使用行为。还有其他版本的四要件说，即：（1）在注册商标申请日之前已经在同一种或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似的商标；（2）商标应当具有一定影响度；（3）在原有范围内的使用行为；（4）使用主体应限于“在先使用人”本人。

　　“五要件”说认为在先使用抗辩条款的适用需要满足以下五个要件：（1）“在先使用”发生在商标注册人申请商标注册之前；（2）在先使用的商标必须在他人申请注册商标前已经产生了一定的影响；（3）使用不能超过原来的范围；（4）使用的商标与注册商标构成相同或者近似；（5）注册商标核定使用的商品与他人在先商标所使用的商品是相同或者类似的。

　　2021年国家知识产权局发布《关于<商标法>第五十九条第三款法律适用问题的批复》（以下简称《批复》），主要针对地方行政执法，《批复》明确用五个要件，一是在商标注册人申请商标注册前已经使用；二是先于商标注册人使用；三是在商标注册人申请商标注册前的使用达到“有一定影响”的程度；四是不得超出原经营商品或服务、原经营区域等原使用范围；五是商标注册人要求其附加适当区别标识的，在先使用人应当附加区别标识。

　　“七要件”说包括：（1）涉案注册商标具有显著性；（2）对涉案标识的使用构成商标使用；（3）涉案未注册商标的使用系在涉案注册商标申请之前和商标注册人使用之前；（4）涉案双方商标相同或者近似且使用于同一种或者类似商品或者服务上；（5）对涉案未注册商标的使用已具有一定影响；（6）在先使用系出于善意或者非以不正当竞争为目的；（7）在先使用构成连续使用。

　　我提炼的三个核心要件为：1、商标使用的时间在先；2、商标在先使用产生了一定的影响；3、继续使用保持在原使用范围或者原有的范围。善意和连续使用的考虑可以结合一、二两个要件展开。比如双在先在一定程度上体现了善意的要求，同时连续使用才可能产生一定影响。善意和连续使用要件不一定作为单独的要件。类似、近似这些判断，包括使用主体的限定，可以放到原有范围要件中考虑。“七要件”说特别强调附加适当的标识，我觉得在混淆可能性存在的情况下，可以要求附加适当的标识，这不是一个要件，应该是对在先使用的一个限制。

　　对于商标使用的时间在先要求，一是在先使用人的使用要先于商标注册人的使用，二是其使用要先于商标的申请日。商标在先使用产生一定影响主要是指在国内在先使用并为一定范围内相关公众所知晓的未注册商标。有一定影响的商标的认定，应当考虑该商标的持续使用时间、销售量、经营额、广告宣传等因素进行综合判断。为了和未注册驰名商标的保护相区别，“一定的影响”不能要求是全国范围内，在一定的地域范围内产生相关公众的认知，就符合“一定的影响”要件。原有范围的认定，一是商标标志尽量维持在相同范围内，如果适当扩到类似，还是要慎重。二是商品和服务的类别限定在先使用商标已经实际使用的商品或者服务的范围。三是地域范围，在先使用要限制在一定的地域范围。四是主体，在先使用抗辩权专属于在先商标使用人，虽然可以继承，但是不能转让和许可。原有范围内的使用主体仅限于“在先使用人”本人及在先已经获得授权许可的“被许可使用人”。

　　时间关系我就分享这么多，谢谢大家。

（本文仅代表作者个人观点，不代表知产财经立场）