译文下载┃松下诉OPPO案——UPC关于标准必要专利的首份判决

　　作者：魏立舟 浙江大学光华法学院

　　编者按：本判决由浙江大学光华法学院魏立舟老师翻译，北京市联德律师事务所赵启杉律师、李凡律师编辑审校，是目前UPC判决公开信息中较为全面的版本，对司法处理类似案件具有一定参考价值。在此予以公开，以飨读者。

扫码获取德文判决中文翻译版

　　松下诉OPPO案是欧洲统一专利法院（UPC）自成立以来作出的首例有关标准必要专利（Standards-Essential Patents, SEP）的判决。松下公司拥有多项4G技术相关的标准必要专利，而OPPO在其手机产品中使用了这些技术。双方曾尝试通过谈判达成专利许可协议，但在全球许可费率等问题上存在分歧，最终谈判破裂。松下随后向欧洲统一专利法院起诉OPPO侵犯其专利权，寻求禁令救济。OPPO则针对性地提出反垄断抗辩和专利无效抗辩，并提起FRAND反诉。

　　受理该案的UPC曼海姆地方法庭对被告是否构成专利侵权、诉争专利是否有效、被告是否可以主张反垄断抗辩以及FRAND反诉等问题均作出了详尽的分析。这里仅简单介绍下本判决中最重要的两点：反垄断抗辩认定和FRAND反诉，为读者朋友聊作导读。笔者已将德文原判决全文翻译为中文，有兴趣的读者可以在文末阅读原文处自行取阅。

　　I. 驳回被告主张的反垄断抗辩

　　本案的重点内容在于是否支持原告（松下，SEP权利人）向被告（OPPO，实施者）主张的停止侵害请求权（或称禁令救济）。曼海姆地方法庭作为欧洲统一专利法院（UPC）众多负责一审的法庭之一，在本案中首次展示了UPC如何运用以及解释欧盟法院在“华为诉中兴案”中确立的针对停止侵害请求权的反垄断抗辩规则（又称FRAND抗辩）。

　　首先，该判决特别否定了英国法院将标准必要专利仅视为“具有货币分配价值”专利的观点，强调“根据欧盟法院的判例法（尽管对英国法院不再具有约束力），SEP权利人也可以行使其基于专利的停止侵害请求权”。

　　其次，该判决在审理过程中大量借鉴了德国和荷兰法院的判例经验，不仅援引了德国联邦最高法院、卡尔斯鲁厄高等地区法院以及海牙上诉法院的经典判例，更在判决理由中“再次典型地展示了谈判中双向义务的相互作用”，明确强调了实施者应当展现出积极寻求许可的诚意，并在谈判过程中秉持诚信的态度，以促成许可协议的最终达成。

　　以下，笔者将结合“华为诉中兴案”所提出的反垄断抗辩中对权利人和实施者双方提出的要求（所谓“乒乓规则”），对本案判决进行简要总结。

　　1. SEP权利人发出侵权通知

　　判决强调，侵权通知（第1步）不应以形式主义方式进行评估。在本案中，SEP权利人没有提供诉争专利的权利要求对照表，而是应被告的要求仅提供了中国对应专利的对照表。被告在庭审中才首次对原告侵权通知的完整性提出质疑，但UPC法院认为这种异议提出得过晚，善意的实施人如果觉得有任何问题需要澄清应该在谈判中及时提出，而被告却采取一种形式主义的立场，主张“在侵权通知函中必须直接提及本案专利”，这一论点并不具有说服力。

　　2. 实施者愿意接受许可

　　需要宕开一笔的是，2024年4月，欧盟委员会以法庭之友意见书的形式介入了德国慕尼黑州高等法院（OLG München）审理的一项SEP诉讼，核心主张建议法院对“乒乓规则”进行严格解释。

　　回到本案，UPC曼海姆地方法庭同意欧盟委员会的法庭之友意见书中提出的观点，即实施者愿意接受许可是进一步谈判的起点，且必须明确传达。然而，法庭批评了意见书中对谈判过程进行严格的逐步评估的主张。

　　本案判决指出，实施者是否愿意接受许可必须基于对整体情况的评估，而非以形式主义方式判断。如果实施者表现出认真进行谈判的意愿，SEP权利人有理由提供初始的FRAND要约。UPC法院不赞同英国以“实施者承诺接受法院确定的FRAND许可条款”作为判断实施者是否具有善意的标准，因为这种表达“也可能是仅仅流于口头的表态”。

　　3. 对FRAND要约的审查：关注双方行为

　　针对SEP权利人提出的初始FRAND要约（第3步），法院明确指出，要约内容必须包含充分的实质性论证，以证明所要求的许可费率符合FRAND原则，而不能仅提供简单的数学计算公式。虽然在此阶段无需确定最终要约，但必须提出清晰明确的经济条款，以便实施者能够进行实质性谈判。

　　法院特别强调，对SEP权利人行为的审查将主要基于两个因素：一是实施者在谈判过程中提出的具体反对意见，二是实施者向SEP权利人提供的信息。如果实施者未能及时提出反对意见，这一事实可能对其产生不利影响。

　　在本案中，法院认定SEP权利人的要约符合FRAND原则。虽然公开的判决书中关于具体许可条款的部分被遮盖，但从保留的内容可以看出，法院特别关注本案中实施者缺乏诚信谈判意愿的行为表现。例如，实施者直到进入诉讼程序才首次对SEP权利人的要约提出反对意见，而非在早期谈判阶段及时提出。

　　关于对比许可协议的披露问题，法院认为在谈判相关阶段，SEP权利人并无义务主动披露此类信息。此外，在诉讼过程中披露的对比许可协议并未显示SEP权利人的要约违反FRAND原则。法院进一步指出，FRAND原则实际上代表了一个可接受费率的合理区间。SEP权利人不必提供该区间内的最低费率，但必须避免出现无法合理解释的显著偏差。

　　最后，法院认定实施者提出的反要约（第4步）不符合FRAND原则。不过，由于判决书中关于反要约具体条款的部分被遮盖，无法获知具体细节。

　　4. 充分担保和实施者的义务

　　法院遵循德国法院的传统做法，明确指出当实施者的反要约遭到拒绝（第5步）时，其必须提供充分的担保措施。这一要求不仅包括提供争议SEP使用范围的详细信息，以便SEP权利人能够评估担保的充分性，还要求担保形式本身必须具有实质保障作用。在本案中，法院认定实施者提供的银行担保存在形式缺陷，因为该担保在实施者破产的情况下无法有效保障SEP权利人的合法权益。

　　II. 驳回FRAND反诉

　　本案中作为实施者的被告（OPPO）还提出了FRAND反诉，要求法院判令SEP权利人（松下）接受实施者提出的许可要约或发出一份符合特定条件的许可要约，或者作为替代方案，由法院就欧洲地区的许可要求及其金额作出裁定。

　　虽然UPC整体上认为可以受理实施人请求裁判FRAND许可条件的反诉，但因本案中实施者的反要约不符合FRAND原则（该反要约未基于专利的实际使用情况计算，且将许可限制在UPC区域内的销售也被视为不符合FRAND原则），本案被告被认定为非善意的实施者，而导致其请求裁判FRAND许可费的反诉被驳回。

　　III. 展望

　　“松下诉OPPO”是欧洲统一专利法院关于SEP诉讼的首份判决，该判决初步表明了UPC如何处理反垄断抗辩和FRAND反诉的基本态度。

　　值得注意的是，该判决与约一个月后UPC慕尼黑地方法庭作出的UPC第二个SEP判决（Huawei诉Netgear案）在许多要点上相互呼应，体现了UPC内部对FRAND问题的一致性态度。两个地方法庭均认可实施者提出FRAND反诉的可能性，这为UPC通过诉讼积极促成当事方达成许可协议提供了路径。尽管在本案中OPPO的反诉最终因与其FRAND抗辩相同的原因而被驳回，但为UPC以后直接裁定FRAND许可费率打开了大门。