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案例解析|【原创】王淑贤:恶意抢注他人享有在先权益的商标并据此定向投诉构成不正当竞争

2020-10-20 17:16:28 来源于 《科技·知产财经》第5期 王淑贤
在现有商标注册制的大背景下,受商标注册成本低廉、商标审核相对宽松等影响,商标抢注人通过抢注囤积商标、恶意投诉、恶意售卖等手段或谋利于实际权利人或用以打击竞争对手,牟取不法利益。

    文 | 王淑贤 杭州市余杭区人民法院民事审判四庭 副庭长

  【裁判要旨】

  经由他人反复、持续使用的标识具备识别商品来源的功能,他人对该标识享有商标法意义上的在先权益。将他人上述标识的图形部分或文字抢注成商标并定向投诉在先权利人,投诉未果且经催告亦不提起诉讼又反复投诉的,违反诚信原则和商业道德,属于权利滥用,构成不正当竞争。

  【案情】

  原告:晴景公司

  被告:王某、天猫公司

  晴景公司自2014年12月6日经营天猫店铺“淘气郎旗舰店”,销售识字卡片、识字图画、儿童成语书籍等。店铺经营至今,晴景公司一直将“”与“”结合作为商标使用。

  王某系新浦区新中社区品洵书店的经营者,该书店注册于2013年10月11日,主要经营图书、报刊、网络图书销售、服装、玩具批发零售等。

  2017年11月28日,王某经核准注册取得在第16类书籍等商品上的第21506345号“淘气郎”文字商标;2018年6月21日,王某经核准注册取得在第9类学习机、带有图书的电子发声装置等商品及第16类卡片、书籍等商品上的第23224251号“”图形商标。

  王某分别于2018年9月17日、18日针对晴景公司的“淘气郎旗舰店”中的29个商品链接分三次发起投诉,投诉权利依据是第23224251号图形商标。第一次投诉因晴景公司申诉成功,王某主动撤诉;第二次投诉申诉成功,第三次投诉发起后王某主动撤回。2018年10月8日,晴景公司对王某该项商标提出无效宣告异议申请,同年11月9日该申请被受理;2018年9月30日,晴景公司向王某发起投诉时预留的邮箱发送催告函一份,阐明其滥用知识产权投诉进行骚扰的行为对晴景公司的正常经营活动及商誉造成了影响,并要求王某积极行使诉权,否则将提起确认不侵权之诉以证清白。2018年12月21日-27日,王某无视晴景公司的催告函既不及时提起侵权之诉又未停止投诉行为,在晴景公司对其图形商标提出无效宣告异议申请的情形下,又以晴景公司所售商品侵犯其第21506345号文字商标为由分四次针对22个商品发起投诉,除第一次投诉中因晴景公司第一次申诉未成功导致本次涉及的一个商品链接被天猫平台删除2天,后因晴景公司第二次申诉成功后予以恢复,其他三次投诉中王某两次主动撤回投诉,最后一次投诉晴景公司申诉成功。

  2019年1月25日,晴景公司再次向王某投诉时预留的邮箱发送催告函一份,但王某一直未提起诉讼。2019年2月26日,晴景公司对王某的第21506345号商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出无效宣告异议申请,同年3月28日该申请被受理。2019年9月5日,该两项商标被宣告无效。

  晴景公司诉至法院,要求确认晴景公司不侵害王某涉案二项商标权(该项诉请庭审中晴景公司自行撤回)并指控王某前述行为构成不正当竞争,要求其停止侵权并承担10万元赔偿责任。

  【审判】

  余杭法院经审理认为,晴景公司与王某均系销售文教类商品的经营者。晴景公司在案证据显示,在王某涉案二项商标申请注册前,涉案两项标识经由晴景公司的反复、持续宣传与使用,获得较强显著性并具备识别商品来源的功能,产生商标法保护的必要,晴景公司对该两项标识享有在先权益。经比对,晴景公司享有在先权益的“”标识与王某第23224251号“”在整体构图及帽子、眼镜、发型、五官、表情、背景图形等细节方面几乎无差异;而晴景公司的“”标识与王某第21506345号“淘气郎”仅是字体设计的不同,读音、文字均相同。鉴于晴景公司享有在先权益的涉案二项标识所具有的固有显著性及在使用过程中积累的知名度,王某因巧合设计同一标识并注册的可能性较小,且经仔细辨别,王某注册的“”左下角的三个花瓣图形与晴景公司在先使用的“”文字标识上方的三个花瓣图形不谋而合,可见王某抢注商标的主观恶意明显。国家知识产权局已对王某涉案二项商标予以宣告无效,亦印证该事实。王某明知他人在先使用商标,利用他人未及时注册商标的漏洞,以不正当手段抢注他人在先使用并有一定影响的商标,并据此多次投诉导致晴景公司一款商品被下架,主观恶意明显,客观上亦不顾晴景公司发送的催告函,反复多次发起投诉干扰了晴景公司的正常经营,使晴景公司遭受利益损失。王某的行为违反诚实信用原则和商业道德,扰乱市场竞争秩序,损害了其他经营者的合法权益,构成不正当竞争行为。余杭法院根据王某的投诉次数、被投诉商品的下架情况、晴景公司的合理开支等因素判令王某承担10万元赔偿责任。

  【评析】

  一、恶意抢注商标行为的认定

  (一)商标与注册商标的区别

  商标,是商业主体在其提供的商品或者服务上使用的,能够将其商品或服务与其他市场主体提供的商品或服务区别开来的标志,系商业标识之一,属客观事实。商事主体在商业活动中使用某标识,主观上具有使该标识具备使得相关公众将其与该商事主体提供的商品或服务建立起稳定对应关系的使用意图;客观上,经由商事主体的使用方式、使用行为,该标识已具备识别功能。据此,该标识产生商标法意义上保护的必要。注册商标是经商标局核准注册的商标,受法律保护。即注册商标系经行政授权取得,注册商标权利人享有商标专用权和禁用权。

  (二)恶意抢注商标行为的认定

  在现有商标注册制的大背景下,受商标注册成本低廉、商标审核相对宽松等影响,商标抢注人通过抢注囤积商标、恶意投诉、恶意售卖等手段或谋利于实际权利人或用以打击竞争对手,牟取不法利益。我国《商标法》第三十二条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。“恶意”系商标注册人构成恶意抢注的主观要件,恶意系行为人的内心状态,可以通过客观、外在的事实或行为进行判断。司法实务中,可从四方面认定“恶意”:

  第一,在先权利的显著性及知名度。在先权利的显著性和知名度不仅关涉

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