案号:
(2025)赣02民初113号
裁判要旨:
一、委托定作行为在专利侵权中应被认定为制造行为。
当定作人提供或指定被诉侵权产品的具体外观设计,承揽人仅按图加工时,定作人实质上主导了侵权产品的实现过程,应被认定为专利法意义上的制造者。该行为不适用以保护善意流通为目的的合法来源抗辩制度。
二、作品创作时间的认定应采取综合证据审查标准。
作品登记证书记载的创作时间具有公示效力,当事人主张更早创作时间的,应提供创作手稿、委托合同、可信电子存证等客观证据形成完整证据链。在无其他证据佐证的情况下,仅凭存在矛盾的证人证言不能推翻书证证明的事实。
三、专利权评价报告费用不属于侵权诉讼的必要合理维权开支。
专利侵权维权合理开支的范围应以制止本案侵权行为为必要性和直接性判断标准。专利权评价报告属于专利权稳定性证明文件,其费用系为评估和维持专利权本身而产生,与制止特定侵权行为的关联性不足,不应计入必要合理维权开支。
推荐理由:
本案涉及外观设计专利权侵权纠纷中的多个典型法律问题,具有重要的审判指导意义和示范价值。一是明确了定作行为在专利侵权中的法律性质。判决认定委托定作人主导专利外观设计实施、承揽人仅按图加工的情形下,定作人应视为专利法意义上的制造者,不得主张合法来源抗辩,厘清了定作行为在专利侵权责任认定中的法律地位。二是完善了创作时间证据的综合认定规则。对被告主张的现有设计抗辩,法院未简单采信作品登记证书的记载时间,而是结合证人证言与商业惯例、常理进行综合分析,对证据的真实性、关联性进行审慎判断,为类似案件中证据认定提供了方法论参考。三是界定了维权合理开支的范围。明确专利权评价报告费用、专利著录项目变更费用不属于侵害专利权纠纷的必要合理支出,对维权费用合理性的审查标准进行了细化,有助于统一裁判尺度,防止权利人维权成本不当扩大。
四是平衡了网络平台责任与注意义务。准确适用“通知-删除”规则,认定网络服务提供者在接到起诉材料后及时采取必要措施,已尽合理注意义务,不承担侵权责任,为网络环境下知识产权保护与平台责任划分提供了清晰指引。
关键词:
外观设计专利权侵权、定作行为认定、创作时间证据认定、维权合理开支
基本案情:
原告贵州某匠酒业(集团)有限公司系名称为“酒瓶”、专利号为20223049XXXX.X的外观设计专利权人。原告发现被告景德镇某德陶瓷有限公司在某宝网店铺销售“空瓶五角星景德镇陶瓷酒瓶”商品,经公证购买比对,认为该产品落入其专利权保护范围。原告遂起诉要求两被告停止侵权、赔偿经济损失50000元及合理开支7357.8元。被告某德公司辩称被诉侵权产品设计来源于案外人李某证的作品,该作品创作时间早于涉案专利申请日,主张现有设计抗辩;同时主张其系委托某奥公司生产,应适用合法来源抗辩。被告浙江某宝网络有限公司辩称其作为网络服务提供者,已尽到合理注意义务。
裁判理由:
第一,现有设计抗辩不能成立。被告某德公司主张被诉侵权设计来源于案外人李某证的作品,并称该作品创作完成时间早于涉案专利申请日。被告所提交的《作品登记证书》明确记载创作完成日期为2024年6月15日,该日期明显晚于涉案专利2022年8月3日的申请日。被告虽申请证人出庭作证,但证人证言就创作时间这一核心事实的陈述,不仅与具有公示公信效力的登记证书内容相悖,且未能提供任何有证明力的创作底稿、委托合同、交付凭证或可验证的早期电子数据等客观证据予以佐证。故被告关于现有设计抗辩的主张,因不符合时间要件且证据不足,依法不予支持。第二,定作者的行为及责任认定。本案中,根据被告某德公司与案外人某奥公司签订的《订购协议》、法定代表人当庭陈述及某奥公司生产负责人证言,足以认定某德公司系主动委托某奥公司按其提供的五角星瓶型设计定制生产被诉侵权产品。在此法律关系中,某德公司并非被动购买已制成的商品进行转售,而是以定作人身份,明确指定了产品的具体外观设计,主导了侵权产品的产生过程。因此,某德公司的行为实质是专利法意义上的“制造”行为。合法来源抗辩系专为善意销售者设置的侵权阻却事由,某德公司作为侵权产品的制造源头和侵权行为的发起者,其行为性质决定了其不得援引该制度免除侵权责任。故对其合法来源抗辩的主张,依法不予采纳。第三,合理维权开支的审查。原告主张的维权合理开支共计7357.8元。根据知识产权损害赔偿的填平原则,合理开支应限于为制止本案特定侵权行为而直接、必然发生的费用。经审查,专利权评价报告费用2678元及专利著录项目变更费用500元,系专利权人为维持和管理其专利权本身所产生的费用,与制止本案侵权行为无直接、必然的关联性,不应计入本案维权合理开支。住宿费934元(两间房两晚)的主张,超出本地诉讼参与人通常所需的合理期间和标准,法院根据实际情况酌情支持一晚费用467元。