【案件信息】
一审：（2024）浙03民初147号，合议庭成员：胡斌、卢显国、陈飞跃
二审：（2024）浙民终769号，合议庭成员：何琼、路遥、刘建中
【裁判要旨】
专利侵权案件中，当事人主张先用权抗辩的，应举证证明其在涉案专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，其中，“必要准备”应是进行了实质性的准备工作，即其人力、物力投入应达到一定要求，仅提供产品讨论记录、意向表示等证据，不足以证明其已进行实质性生产资源投入的，不能认定已作好“必要准备”。
【诉辩意见及法院查明的事实】
深圳市尚某品电子有限公司（以下简称尚某品公司）诉称，其系专利号为ZL2022××××8371.6、名称为“指纹挂锁”的外观设计专利的权利人，温州博某电气科技有限公司（以下简称博某公司）未经许可，擅自制造、销售、许诺销售侵害其涉案专利权的产品。请求法院判令博某公司：停止侵害，赔偿经济损失8万元及为制止侵权行为所支出的合理维权费用17508元。
博某公司辩称，其在涉案专利申请日前已作好制造被诉侵权产品的必要准备，并在原有范围内继续制造，依法享有先用权，不构成专利侵权行为。
温州中院经审理查明：尚某品公司系专利号为ZL2022××××8371.6、名称为“指纹挂锁”的外观设计专利的权利人，该外观设计专利申请日为2022年8月5日，授权公告日为2022年11月18日。博某公司在其阿某巴巴平台店铺内销售一款指纹挂锁产品。经比对，双方当事人均认可上述产品所采用的外观设计与涉案专利构成近似。博某公司主张先用权抗辩，其提交的微信群聊天记录显示，2022年8月4日，博某公司的内部员工就客户有关指纹锁定制要求进行了讨论，并在群里发布了产品图片及参数文档，群成员同时表示“开始行动，安排加班”。根据聊天内容，该定制产品后续并未实际投入生产及交付。
【裁判内容】
温州中院认为，涉案专利权依法受法律保护。经审查，首先，被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围。关于博某公司的先用权抗辩能否成立的问题：首先，“必要准备”不仅要求先用权人完成有关的技术方案，而且要求其要有生产资源的投入，例如完成技术图纸、设计图、实施方案、文件或者有厂房、通用设备、专用设备、主要原材料及工具模具等。根据博某公司提供的微信群聊天记录及其自述可知，微信群图片所展示的产品并非博某公司自主研发，而是其从他处获得，公司内部人员于2022年8月4日在微信群中仅仅讨论到客户“巨星”定制产品的相关要求、参数及准备“开始行动”，没有证据证明其展开实际生产资源投入，其称自2022年上半年开始就和客户“巨星”沟通讨论相关产品的购销事宜亦无相应证据予以证实，故不足以认定博某公司在涉案专利申请日前已经作好制造被诉产品的必要准备。其次，微信群中客户“巨星”的该笔订单在后续并未实际履行，博某公司也未提供其他任何“在原有范围内继续制造”的证据。综上，博某公司的先用权抗辩不能成立。
据此，温州中院综合考虑涉案专利权稳定性、侵权行为的性质、情节及主观恶意、被诉侵权产品的销售情况以及权利人为制止侵权所支付的合理开支等因素，于2024年5月29日判决：博某公司立即停止侵害，赔偿尚某品公司经济损失及合理开支共计7万元。
博某公司不服一审判决并提出上诉，后申请撤回上诉。浙江高院于2024年9月18日裁定：准许博某公司撤回上诉。
