安徽天某新材料科技股份有限公司与江西耐某矿机股份有限公司侵害实用新型专利权、侵害外观设计专利权纠纷案〔一审：江西省景德镇市中级人民法院（2022）赣02知民初43号民事判决书；二审：最高人民法院（2023）最高法知民终1106号民事判决书〕

　　【裁判要旨】

　　先用权抗辩中，已有生产规模并不绝对等同于生产产能，如果生产设备未增加，即使产能有所增加，只要在已有设备可能达到的最大产能范围内，一般也属于原有范围，此时可认定先用权抗辩成立，不需承担侵权责任。

　　【案情摘要】

　　安徽天某新材料科技股份有限公司（以下简称天某公司）系名称为“半自磨机复合衬板（二）”的外观设计专利和名称为“用于自磨机和半自磨机的橡胶金属复合格子板”的实用新型专利的专利权人。江西耐某矿机股份有限公司（以下简称耐某公司）制造并对外销售成套磨机复合衬板等产品。天某公司认为耐某公司侵害其专利权，提起诉讼，请求法院判令停止侵权并赔偿1000万元，登报声明。诉讼中，耐某公司提交其在涉案二专利申请日前与客户签订的关于半自磨机筒体复合衬板、半自磨机橡胶复合衬板的供货合同以及保存于该公司管理系统的对应技术图纸。天某公司主张耐某公司扩大了原有生产规模。

　　法院经审理认为，经比对，涉案半自磨机复合衬板的外观设计，与被诉筒体衬板同为半自磨机复合衬板，二者整体视觉效果无实质性差异，属近似的外观设计，被诉筒体衬板落入涉案外观设计专利权的保护范围。被诉复合格子板照片已显示耐磨钢板、格子孔等技术特征，符合天某公司主张保护的涉案实用新型专利权利要求的技术特征，综合考虑查明事实，认定被诉复合格子板落入涉案实用新型专利权的保护范围。耐某公司对涉案专利提出先用权抗辩。将耐某公司提交的技术图纸与涉案专利产品进行对比，可以认定二者为相同产品。耐某公司在涉案专利申请日前已经制造并销售了相同产品，且已有生产规模并不绝对等同于生产产能，如果生产设备未增加，即使产能有所增加，只要在已有设备可能达到的最大产能范围内，一般也属于原有范围，天某公司无证据证明耐某公司超出原有范围制造销售，耐某公司的先用权抗辩成立。故耐某公司制造销售被诉侵权复合格子板、被诉侵权筒体衬板的行为不视为侵害专利权。

　　一审法院判决：驳回天某公司的全部诉讼请求。天某公司不服一审判决，提出上诉。二审法院判决：驳回上诉，维持原判。

　　【典型意义】

　　本案属于专利侵权纠纷先用权抗辩成立的典型案例。实用新型专利与外观设计专利申请时均不进行实质审查，对于授权专利来说可能存在在先使用情况，诉讼时，被诉侵权人往往会主张先用权抗辩或在先设计抗辩。本案被诉侵权人系上市公司，在认定被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围的前提下，认真审核被诉侵权人主张的先用权抗辩，核实其对被诉侵权产品生产的起始时间、生产图纸与客户范围等资料，认定被诉侵权人属于在原有范围内实施被诉侵权技术情形，判令其不侵权，维护了上市公司的合法权益，保护了被诉侵权人在先实施创新技术的成果，有利于节约社会资源。