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封面故事|【原创】高山:自上而下法的源起及关键要素

2021-04-08 14:51:39 来源于 《科技·知产财经》第8期 高山
由于SEP的FRAND费率问题涉及专利权人、实施者以及各国司法机构等各方的利益平衡和博弈,可预见的是在未来很长一段时间内,仍然很难有一个被各方普遍接受的计算方法。

  文 | 高山   知产财经研究中心

  对于标准必要专利(SEP, Standard Essential Patent),尤其是无线通信(wireless communication)领域的标准必要专利而言,如何在主张专利权(主要是专利诉讼和专利许可谈判)中确认所谓的FRAND(fair reasonable and non-discriminatory,公平、合理、无歧视)费率,是专利权人和实施者争议的焦点所在,也是目前SEP相关诉讼中的热点和难点所在。由于SEP的FRAND费率问题涉及专利权人、实施者以及各国司法机构等各方的利益平衡和博弈,可预见的是在未来很长一段时间内,仍然很难有一个被各方普遍接受的计算方法。然而,过去几年,在全球各司法地域出炉的确定SEP的FRAND费率的判例中,自上而下法(Top Down Approach)被广泛使用和讨论。

  - 在2013年美国In re Invovatio IP Ventures, LLC案中,自上而下法被用来确认Innovatio公司拥有的wifi SEP的合理费率,并由此确认侵权赔偿;

  - 在2017年美国TCL vs Ericsson案中,Selna法官使用自上而下法计算Ericsson公司拥有的2G/3G/4G SEP的合理费率(包括美国、欧洲和其他国家费率),并使用可比较许可协议(comparable licensing agreements)对其合理性进行确认;

  - 在2017年英国Unwired Planet vs Huawei案中,Birss法官虽使用可比较许可协议来确认Unwired Planet的2G/3G/4G SEP的合理费率(包括主要市场费率和中国及其他市场费率),但自上而下法依然被广泛讨论并用于验证最终费率的合理性(与TCL vs Ericsson案恰恰相反);

  - 在2019年华为 vs 康文森案中,南京中院使用自上而下法计算康文森公司拥有的2G/3G/4G SEP的合理费率(但仅限于中国)。

  笔者将在本文细述自上而下法的源起和关键要素,以期抛砖引玉,供业界同仁参考。

  一、自上而下法的源起

  标准必要专利(SEP, Standard Essential Patent)是伴随着标准产生的知识产权产物,一旦某些专利与标准绑定,实施者要进入该专利技术所在的行业,就必须实施这些专利。由此,标准必要专利在标准化程度较高的行业,例如智能手机行业,具有很大的“杀伤力”。也即,标准必要专利持有者很容易以专利侵权赔偿或禁售令为要挟,向实施者主张高额的专利许可费,这种行为被称为“专利劫持(patent hold-up)”。

  为防止“专利劫持”行为的泛滥,标准制定组织(SSO,Standard Setting Organization)要求专利权人在参与标准制定时,应遵守SSO的知识产权政策,承诺在标准实施之后,专利权人将以公平合理无歧视(FRAND)的方式将标准必要专利许可给实施者。然而,SSO并没有对何为公平合理无歧视(FRAND)进行更清晰或更具操作性的解释,而是将这个问题留给了专利权人、实施者和司法机构。因此,自从SEP诞生以来,如何确定SEP的FRAND许可费率就成了各方纠纷和博弈的焦点。各国司法机构计算SEP的FRAND许可费率的方法一般有三种:自下而上法(Bottom Up Approach)、自上而下法(Top Down Approach)和可比较许可协议法(comparable licensing agreements)。当然,有部分司法机构和业界学者认为,可比较许可协议法也应该归类于自下而上法。

  自下而上法也被称为增量价值法(Incremental Value Approach),对于SEP而言,增量价值法认为其价值应为SEP相对于其最优替代方案的增值。自下而上法在早些时候被美国法院所广泛用于计算SEP的FRAND费率,这和美国专利侵权赔偿中的价值增量理论是密不可分的。然而,自下而上法在最近几年日渐式微。究其原因,是由于全球知识经济的大背景下,以智能手机行业为代表的ICT行业变得越来越“专利密集”,专利权人们围绕以智能手机为代表的智能终端技术和标准,申请了数以百万计的专利。这些专利一般被数十个甚至上百个专利权人所拥有,当这些专利权人都利用其拥有的专利分别向独立的司法机构,主张所谓的“增量价值”时,司法机构又仅仅孤立地使用自下而上法对某些SEP的价值进行评估,而不关注相关标准的累积费率问题,这就很容易产生某个行业的“专利费堆叠(Royalty Stacking)”问题。英特尔的助理总法律顾问Ann Armstrong曾在一篇文章中提及,对于一台售价为400美金的手机,仅仅计算已经公开的12家专利权人的4G专利费率,实施者就要支付超过52美金的专利费。可见,“专利费堆叠(Royalty Stacking)”使得实施者需要支付不合理的高额专利许可费,这些许可费的累加甚至可能超过相关产品的售价本身,这显然是不合理、且有害于行业健康发展的。此外,用自下而上法来计算SEP的FRAND费率还容易使得部分(而非全部)专利的价值被不合理地放大,从而使得专利权人有动机将其专利资产剥离给PAE(Patent Assertion Entities)甚至专利流氓,以获得更高的经济回报,这也引发了一些学者对自下而上法是否助长了专利私掠(Patent Privateering)行为的讨论。

  由于自下而上法可能引发的种种问题,尤其是“专利费堆叠”的问题,各国司法机构近几年开始尝试用别的方法来计算SEP的FRAND费率,因此自上而下法就应运而生。2013年美国法院在Invovatio案和Microsoft vs Motorola案中,均对自上而下法作了详细的论述和讨论。Invovatio案中,James F. Holderman法官认为自上而下法最大程度消除了“专利费堆叠”和歧视性方面的担忧,这从原则上和FRAND框架是一致的。

  与自下而上法不同,自上而下法首先着眼于与某个标准相关的SEP的整体许可费(累积许可费),然后寻求将整体许可费的适当部分分配给个体专利权人。通过这种计算方式,“专利费堆叠”的问题能够被有效避免。即使某一标准被成千上万个SEP所涵盖,这些数量众多的SEP同时主张专利许可费时,也会受到整体许可费的制约。

  打个比方,张三有个比萨饼,李四拿着提货券拿走了三分之一的比萨饼,王五也拿着提货券拿走了三分之一,赵六同样拿走三分之一,等到钱七,胡八,吴九等人拿着提货券匆匆赶来时,已经没有比萨饼可分,而比萨饼被瓜分一空的张三发誓再也不生产比萨饼,这就是“自下而上”。如果李四拿走了三分之一的比萨饼之后,将多余的提货券偷偷塞给钱七,让钱七赶在其他人之前也去拿

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