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专栏|【原创】宋健:惩罚性赔偿实证研究分析与思考

2020-10-20 16:29:19 来源于 《科技·知产财经》第5期 宋健
笔者认为,在知识产权领域适用惩罚性赔偿,对于制裁严重侵权行为必将发挥作用,但如果适用过度,也极易引发负面效果,从而影响创新,因此,从实证研究角度出发,对已有司法实践经验进行梳理总结,并进一步探讨惩罚性赔偿的适用条件,具有相当程度的必要性。

  文 | 宋健 江苏省高级人民法院二级高级法官 全国审判业务专家 本刊专栏作者

  近年来,在严格保护知识产权的背景下,知识产权领域惩罚性赔偿问题日益引发关注。自2013年《商标法》第63条明确规定惩罚性赔偿后,2019年商标法第四次修正以及反不正当竞争法第三次修正都已将惩罚性赔偿由一倍以上三倍以下提高到了一倍以上五倍以下,而目前已公开征求意见的专利法第四次修正案草案、著作权法第三次修正案草案也紧随其后将惩罚性赔偿规定为一倍以上五倍以下。 【1】在立法不断提高惩罚性赔偿倍数的同时,有关惩罚性赔偿的讨论也日渐深入。笔者认为,在知识产权领域适用惩罚性赔偿,对于制裁严重侵权行为必将发挥作用,但如果适用过度,也极易引发负面效果,从而影响创新,因此,从实证研究角度出发,对已有司法实践经验进行梳理总结,并进一步探讨惩罚性赔偿的适用条件,具有相当程度的必要性。

  一、惩罚性赔偿案件基本情况

  资料显示,尽管2013年《商标法》第63条已经明确规定惩罚性赔偿制度,但从总体上看,司法实践中适用惩罚性赔偿的案件数量并不多见。以江苏法院为例,据统计,自2016-2018年间,江苏法院认定被告行为构成重复侵权、恶意侵权的案件为158件(三年间分别为42件、52件和64件),但适用惩罚性赔偿的案件仅10件,即2016年3件、2017年2件、2018年5件,占比不足1%。【2】经查阅最高人民法院及主要地区法院公布的《2019年度知识产权司法保护状况报告》(简称“报告”),只有很少数法院在“报告”中特别提及适用惩罚性赔偿的典型案例。例如,江苏法院在“报告”中提及“小米公司等诉中山奔腾公司等商标侵权及不正当竞争案”,【3】二审法院适用三倍惩罚性赔偿全额支持小米公司5000万元赔偿额的诉讼请求,这是目前法院适用惩罚性赔偿确定判赔数额最高的一起商标侵权典型案件;上海法院在“报告”中提及“美国平衡身体公司诉永康一恋运动器材有限公司侵犯商标权纠纷案,该案系上海法院首例适用知识产权侵权惩罚性赔偿案件,全额支持原告300万元诉讼请求;【4】福建法院在“报告”中称,审结“‘九牧王’商标纠纷案和‘博力谋’商标及不正当竞争纠纷案,探索适用惩罚性赔偿制度,大幅提高赔偿金额”。【5】

  需要说明的是,对于惩罚性赔偿的理解,一些法院及公众在很多情况下并不限于依倍数确定判赔额的案件,还包括一些在法定赔偿或酌定赔偿中明确考量“惩罚性因素”而加重判赔额的案件,有观点称其为“隐性惩罚性赔偿”,笔者将之称为“加重性赔偿”。例如,江苏法院在“报告”中提及:“依法适用惩罚性赔偿,从严惩治恶意侵权、重复侵权、群体性侵权、以侵权为业等严重侵权行为。据不完全统计,江苏法院逾41件案件在判决中适用了惩罚性赔偿,而据笔者了解,这其中有相当部分案件实属前述加重性赔偿,即法院仅是在确定判赔额时明确考量了“惩罚性因素”。例如,杭州互联网法院审结的北京字节跳动科技有限公司、北京微播视界科技有限公司诉相关被告不正当竞争纠纷、著作权侵权纠纷一案,法院综合考量本案被控商标侵权及不正当竞争行为持续时间较长,相关品牌价值较高,且侵权主体主观恶意较大等因素,一审判决字节跳动旗下知名品牌“抖音”胜诉获赔200万元。对此,不少媒体在报道时采用了诸如“杭州互联网法院首例适用知识产权惩罚性赔偿案件”的提法。【6】这说明,关于惩罚性赔偿,有时需要在个案语境下加以理解。不过,无论是惩罚性赔偿,还是加重性赔偿,仅就“惩罚性因素”而言,两者并无本质差异,因为“惩罚性因素”是确定惩罚性赔偿/加重性赔偿的基础,本文重点对“惩罚性因素”进行梳理和分析。

  二、“惩罚性因素”的梳理

  由于司法实践中明确适用惩罚性赔偿的典型案例并不多见,本文仍将以北京等八地法院2019年度十大知识产权案件中七件千万元以上高判赔额案件为样本,【7】重点观察分析法院在个案确定高判赔额时,系基于何种原因决定适用惩罚性赔偿,或虽未适用惩罚性赔偿但明确阐述考量“惩罚性因素”加重判赔额的具体情形。笔者选择高判赔额案件作为分析样本,原因在于高判赔额本身意味着司法认定权利人损失较大或被告侵权获利较大,应予高额判赔,且被告多数系故意侵权,因而分析法院确定高判赔额时考量/不考量“惩罚性因素”的原因,或许可以获得一些有益启示。该七件案件具体情形如下:

  (一)适用惩罚性赔偿的案件

  在七件案件中,唯一明确适用惩罚性赔偿的案件即前述“小米”商标案。【8】在该案中,一审法院以被控侵权产品76153888.8元的销售总额为基础,乘以33.35%(格力公司和美的公司年度报告显示小家电行业29.69%-37.01%毛利率的中间值),计算出中山奔腾公司、独领风骚公司的侵权获利为27733071.6元,适用两倍惩罚性赔偿确定的赔偿额为55466143.2元,已超过小米公司5000万元一审诉请赔偿额,故一审全额支持小米公司的诉讼请求,判决赔偿额为5000万元(另行判赔合理开支414198元);二审法院根据新证据,在扣减被控侵权产品数量后确定被控侵权产品的销售总额为61158213.3元,再乘以33.35%(格力公司和美的公司年度报告显示小家电行业29.69%-37.01%毛利率的中间值),计算出中山奔腾公司、独领风骚公司的侵权获利为20396264.1元,适用三倍惩罚性赔偿确定赔偿额为61188792.4元,仍超过小米公司5000万元诉请赔偿额,故二审维持原判。

  对于适用惩罚性赔偿,法院认为:“中山奔腾公司、独领风骚公司的侵权行为具有极为明显的恶意,情节极为恶劣,所造成的后果亦十分严重,应当适用惩罚性赔偿。”一、二审法院裁判理由可归纳为以下几点:1.“小米”商标为驰名商标。在中山奔腾公司申请注册“小米生活”商标之前,“小米”商标已达驰名程度,具有较高的市场知名度、美誉度和影响力,具有较强的显著性;2.被告实施了全面摹仿小米公司的商标、宣传语、粉丝昵称、品牌配色、域名的行为,刻意强化与小米公司及其商标的近似程度,其攀附意图极为明显。【9】3.根据小米公司在一审提交的数份公证书记载,其在涉案大部分线上店铺中仅公证购买一款商品,以该款商品评论数计算销售额,并未将店铺中所有侵权商品销售额计算在内。而被告通过多家电商平台、众多店铺在线销售,网页展示的侵权商品多种多样,数量多,侵权规模大,这一情节亦应作为确定惩罚数额的考量因素;4.“小米生活”注册商标于2018年8月8日被国家商评委宣告无效,2019年9月9日北京知识产权法院作出行政判决,驳回中山奔腾公司的诉讼请求。而小米公司一、二审提供的证据显示,直到二审期间,被告仍在持续宣传、销售被控侵权商品,具有明显的侵权恶意。5.被控侵权商品“小米生活”M i001电磁炉螺钉和连接M W -806手持式挂烫机分别于2018年、2019年被上海市市场监督管理局认定为不合格产品。且从涉案店铺商品评价可知,部分用户亦反映被控侵权商品存在一定的质量问题。被告在被控侵权商品上使用“小米生活”商标,在一定程度上会降低消费者对于“小米”驰名商标的信任,导致该商标所承载的良好声誉受到损害,对于涉案侵权行为应加大司法惩处力度。

  (二)适用加重性赔偿的案件

  在七件案件中,法院虽非依惩罚性赔偿确定判赔额,但明确考量惩罚性因素加重判赔额的案件为两件。

  1.“格力”专利案。【10】在该案中,一审法院认定,“格力公司索赔4000万元合法有据,并未超出合理范围,故予以全额支持”,一审判赔额为4000万元(包括合理开支),二审维持原判。

  经归纳,一、二审法院确定上述赔偿额时,重点考量了以下因素:(1)自2016年至2018年4月,被诉侵权产品线上销售额合计约13.76亿元;(2)根据奥胜公司自认的3.7%的净利润率,奥胜公司制造、销售被诉侵权产品的获利为13.76亿元×3.7% =5091.2万元;(3)涉案专利为实用新型专利,在十年保护期内,被多次提起无效宣告,历经多次无效宣告程序,仍保持法律效力,证明涉案专利具有技术创新价值;涉案专利涉及空调底壳结构,虽然自身成本较低,但其解决了以往技术方案容易漏水、漏风、异响等问题,对实现空调成品利润具有一定贡献;奥胜公司曾因侵害本案专利被判决停止侵权和赔偿损失,但在本案中仍继续侵害同一专利,可佐证本案专利具有相当市场价值;(4)一审法院在庭审时已经明确责令奥胜公司限期提交能够证明八款型号被诉侵权产品获利情况的财务账册和资料,并释明了逾期、拒绝、虚假、不完整提交相关财务账册和资料的法律后果。奥胜公司明知能够证明其制造的相关产品获利情况的财务账册和资料并非仅指销售给晶东公司的四款型号被诉侵权产品统计表及明细,但仍仅提交其自行制作的表格,拒绝提交法院责令提交的证据;(5)格力公司曾在前案诉讼中起诉奥胜公司侵害本案专利权,该案经一审、二审,均认定了奥胜公司侵权的事实,最高人民法院亦裁定驳回了奥胜公司的再审申请。奥胜公司对本案专利权保护范围十分清楚。奥胜公司作为大型专业空调生产企业,对于本案被诉侵权产品相对于前案被诉侵权产品轻微的改动仍构成侵权并不难判断。奥胜公司非但未及时修改侵权技术方案,反而继续大量制造销售本案八款型号侵权产品,主观恶意十分明显。对于这种不尊重在先判决、无视国家法律和他人权利的恶意侵权行为,应当受到法律严惩。

  2.“武侠Q传”游戏案。【11】在该案中,一审法院认定,被告行为不构成侵犯原告在中国大陆地区对涉案作品中任意一部作品独家享有的移动终端游戏软件改编权,但构成不正当竞争,参照涉案作品在中国大陆市场三年独家移动终端游戏软件改编权许可费800万元的合理倍数,确定本案赔偿数额为16319650元(包括合理开支319650元);二审法院认定被诉行为构成侵犯改编权,但认为参照800万元许可费的合理倍数即两倍确定赔偿额,该计算方法缺乏直接法律依据欠妥,鉴于一审最终裁量确定的赔偿额并无明显不当,故二审维持原判。

  该案中,一审法院加重判赔额的考量因素是:(1)被告合作运营涉案游戏,未经权利人许可,无偿使用涉案作品中的相关要素,并在权利人开发出类似题材的游戏前将涉案游戏推向市场,难谓善意;(2)至该案审理终结时,涉案游戏未作相应修改,仍在线运营,被告的不正当竞争行为违背了诚实信用原则及公认的商业道德,其不正当竞争行为获利特别巨大,相当程度上挤占了权利人的市场份额,其不正当竞争行为情节不可谓不严重。同时,二审进一步补充认为:首先,上述许可费标准对本案具有一定参照意义,但考虑到涉案侵权行为的持续时间和对涉案作品的使用情况,本案不宜将上述许可费等同于明河社和完美世界公司因涉案行为遭受的全部损失;其次,根据在案证据,火谷网、昆仑乐享公司和昆仑万维公司因合作运营涉案游戏,于2013年至2015年3月获得的营业利润达人民币170236250元,尽管上述利润的取得存在多方面因素,且难以精确量化涉案作品对上述利润的贡献率,但即便从低考量,其金额亦逾千万元。同时,法院参考了“涉案作品的知名度、市场价值,火谷网、昆仑万维公司和昆仑乐享公司的主观过错、行为性质、侵权持续时间、经营规模以及明河社和完美世界公司为本案支付的合理费用等因素。”

  (三)未予考量惩罚性因素的案件

  1.在“热血传奇”游戏案【12】中,法院酌定判赔额2500万元(另行判赔合理费用25万元),并在裁判理由中给出了以下概括性酌定因素:“娱美德公司、传奇IP以欣烁公司、欢游公司、恺英公司、盛和公司的获利作为损害赔偿的计算依据。在上述公司未能提交涉案游戏具体营收证据的情况下,本院推定娱美德公司、传奇IP主张的《王者传奇》手游流水收入等具有可参考性。但考虑到游戏流水与实际获利无法直接等同,本院将结合涉案作品的性质、类型、影响力、实际运营主体及运营情况、被告侵权使用的情况及方式、被告主观过错、持续时间、游戏业的一般盈利可能性、游戏受众认知情况等因素综合考虑,酌情确定赔偿数额。”

  2.在“英利”商标案中,一审法院在查明“博华公司销售被控侵权商品的总货值金额16,597,803.59美元”的基础上,综合考虑相关因素,认定英利公司光伏组件产品的销售利润率平均值为16%,并由此确定被告赔偿经济损失及合理开支16,914,391.02元。同时,一审法院认定博华公司存在主观过错,“博华公司成立于2013年,晚于天威公司和英利公司的注册成立时间,博华公司与天威公司和英利公司的主要经营范围相同,属于同业经营者,王梓寒作为博华公司的股东、国际业务特别是涉案产品买卖业务的

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