来源：联德律师事务所
作者：赵启杉 陆哲
2020年8月28日，中国最高人民法院知识产权庭（以下简称最高院知产法庭）应华为技术有限公司（以下简称华为）的申请作出行为保全裁定，裁定在最高院知产法庭对华为诉康文森无线许可有限公司（以下简称Conversant）确认不侵害专利权和标准必要专利许可纠纷案作出终审判决前，Conversant不得申请执行德意志联邦共和国杜塞尔多夫地区法院2020年8月27日在Conversant诉华为及其德国关联公司标准必要专利侵权案一审作出的停止侵权判决。这是中国法院第一次就涉及标准必要专利的跨司法辖区平行诉讼案件作出禁诉令裁定。
背景
Conversant是一家非专利实施实体（NPE），2011年从诺基亚公司受让了包括标准必要专利在内的2000多件专利和专利申请，覆盖约40个国家和地区。2017年7月24日，Conversant向英国伦敦高等法院起诉了华为和中兴，主张两被告侵害其4件英国专利的专利权，并请求法院确定其全球专利组合的全球FRAND许可费[1]。
2018年1月25日，华为向南京市中级人民法院（以下简称南京中院）提起三件确认不侵权和标准必要专利许可纠纷之诉，[2]请求法院确认其未侵犯Conversant所拥有的三件中国标准必要专利，并就康文森所拥有的全部中国标准必要专利确定FRAND许可条件，包括费率。2019年9月16日，南京中院作出一审判决，法院认为因涉案相关专利已经在无效宣告程序中被全部无效（专利号分别为ZL00819208.1、ZL200580038621.8、ZL200680014086.7），故对华为确认不侵权的诉讼请求不予支持。由于在一审判决前，Conversant所拥有的15件中国标准必要专利[3]中已经有8件在无效宣告程序中被宣告全部无效，故南京中院法院仅就剩下的7件专利对比相关标准文本分析其是否为标准所必需。经过审理，南京中院认定只有一件专利（专利号为ZL200380102135.9）属于3GPP标准下关于4G技术的标准必要专利，故判决华为及其中国关联公司仅须就含有该项专利技术方案的4G移动终端产品向康文森公司支付许可费，许可费率为单模4G移动终端产品0.00225%，多模2G/3G/4G移动终端产品0.0018%。[4]Conversant对一审判决不服，向最高院知产法庭提起上诉。[5]目前，该案二审在进行中。
2018年4月20日,Conversant向德国杜塞尔多夫地方法院对华为和中兴分别提起三件专利侵权之诉，涉案专利号分别为EP1797659[6]， EP1173986[7]， EP1878117[8]。2020年8月27日，德国杜塞尔多夫地区法院对涉及EP1797659号专利的侵权诉讼作出一审判决，认定侵权成立且华为不是善意的被许可人，判令禁止华为及其德国关联公司提供、销售、使用或为上述目的进口或持有相关移动终端，禁止向客户提供或者交付带有UMTS标准功能的手机和平板电脑，并要求华为提供相关侵权行为和销售行为信息，销毁并召回侵权产品，承担相关诉讼费用。 [9]该判决在Conversant提供240万欧元担保后可获得临时执行。
在德国杜塞尔多夫地方法院作出该判决当天，华为即向中国最高院知产法庭提出行为保全申请，请求责令Conversant在最高院知产法庭对华为诉Conversant确认不侵害专利权和标准必要专利许可纠纷案作出终审判决前，不得申请执行该德国判决，并且华为提供了人民币1970万元的担保。8月28日，最高院知产法庭作出裁定，同意了华为的行为保全申请。这是中国法院就涉及标准必要专利跨司法辖区平行诉讼案件颁布的第一个禁诉令。
中国最高院知产法庭颁布禁诉令的考量因素
最高院知产法庭颁布该禁诉令的主要法律依据是《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条规定的诉中行为保全：“人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。”由于华为行为保全申请是请求禁止执行域外法院判决，民事诉讼法对此没有更进一步的明确规定，故最高院知产法庭在该裁定中就该类行为保全申请（以下称为禁诉令）的审查确定了五个考量因素。
1.考虑被申请人申请执行域外法院判决对中国诉讼的影响
最高院知产法庭认为是否颁布禁诉令首先应当审查被申请人申请执行域外判决的行为是否会对中国法院审理、裁判和执行相关平行诉讼产生实质影响，如果法院分析认定被申请人的相关行为可能会阻碍中国法院对平行诉讼案件的审理或造成案件判决难以执行的，可以颁布禁诉令。具体到本案而言，最高院知产法庭认为：（1）德国杜塞尔多夫地区法院作出一审判决的专利侵权案件与其受理的确认不侵权和标准必要专利许可条件纠纷案，诉讼当事人基本相同；（2）虽然德国诉讼与中国诉讼在纠纷性质上存在一定差异，但审理对象存在部分重合；（3）从行为效果看，一旦Conversant申请执行杜塞尔多夫法院的停止侵权判决并获得准许，将对其受理的三个确认不侵权和标准必要专利许可条件纠纷案的审理造成干扰，甚至导致其正在进行二审的案件失去审理和判决的意义。
2.考虑颁布禁诉令是否确属必要
最高院知产法庭认为对颁布禁诉令必要性的考察应着重审查不颁发禁诉令是否会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害或者造成案件裁决难以执行等损害。原则上，仅当确有必要时中国法院才可颁发禁诉令。具体到本案，最高院知产法庭认为一旦Conversant提出申请并得以执行该德国判决，则华为将或者退出德国市场，或者被迫接受Conversant提出的许可要约，而该要约是中国法院在一审裁判确定的标准必要专利许可费的18.3倍。华为因此将可能被迫放弃其可能在中国法院得到法律救济的机会，受到难以弥补的损害。因此本案具有颁布禁诉令的必要性，且确属情况紧急。
3.权衡是否颁布禁诉令对双方利益的影响
最高院知产法庭认为确定是否颁布禁诉令还应当权衡不颁布禁诉令对申请人造成的损害和颁布禁诉令对被申请人造成的损害，兼顾双方利益。具体到本案，最高院知产法庭认为如果不颁布禁诉令，华为将遭受被迫退出德国市场或者被迫接受许可要约，放弃在中国法院获得的法律救济等难以弥补的损害；相反如果颁布禁诉令，对Conversant的损害仅仅是暂缓执行杜塞尔多夫地区法院的一审判决。杜塞尔多夫法院的判决并非终审判决，暂缓执行该判决并不影响Conversant在德国的其他诉讼权益，且其核心诉求是获得经济赔偿，暂缓执行德国禁令对其造成的损害也较为有限。同时，华为已为该禁诉令提供的相应的担保，可以保障Conversant的利益。
4.考察颁布禁诉令是否损害公共利益
最高院知产法庭认为确定是否颁布禁诉令应当考虑该禁诉令是否会损害公共利益，在本案中，最高院知产法庭认为该禁诉令的颁布不会对公共利益产生不利影响。
5.考察颁布禁诉令是否符合国际礼让原则
最高院知产法庭所确定的最后一个禁诉令考量因素是分析颁布禁诉令是否符合国际礼让原则，而考量国际礼让因素时，可以考察案件受理时间先后、案件管辖适当与否、对域外法院审理和裁判的影响是否适度等。具体到本案，最高院知产法庭认为：（1）从受理时间上看，中国法院对确认不侵权和标准必要专利许可条件纠纷案的受理时间早于德国杜塞尔多夫地区法院对相关专利侵权案件的受理时间；（2）颁布禁诉令既不影响德国诉讼的后续审理推进，也不会减损德国判决的法律效力，仅仅是暂缓了其判决执行，对杜塞尔多夫法院案件审理和裁判的影响尚在适度范围之内。
拒不执行该禁诉令的处罚
另外，由于最高院知产法庭认定该案属于情况紧急，故依据民事诉讼法第一百条规定，在四十八小时内作出了裁定，裁定前未进行听证，裁定立即执行。Conversant可以在收到禁诉令裁定后申请复议，但复议期间不停止禁诉令的执行。又根据《中国民事诉讼法》第一百一十一条第一款第六项（即拒不执行法院已经发生法律效力的判决、裁定的）和第一百一十五条第一款（对单位的罚款金额为人民币五万元以上一百万元以下）的规定，如Conversant违反该禁诉令，自违反之日起，处每日罚款人民币100万元，按日累计。据悉，在中国法院作出的行为保全裁定中鲜有直接规定拒不执行的处罚后果的，而且这也是最高院在裁定中首次将《中国民事诉讼法》第一百一十五条第一款的规定解读为可以按日累计。
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[1] 在英国伦敦高等法院受理Conversant对华为和中兴提起的专利侵权之诉后，华为和中兴提出管辖权异议，质疑英国法院就涉案专利组合裁判全球许可费率的管辖权。2018年4月16日，英国高等法院裁决驳回该管辖权异议；华为中兴又提起上诉。2019年1月30日，英国上诉法院裁定驳回上诉，维持一审裁定。华为中兴又向英国最高法院上诉。2020年8月26日，英国最高法院作出三审裁定，驳回上诉，维持一审裁定。
[2] 南京中院在华为起诉当天即受理了案件，三个案件的案例号分别为（2018）苏01民初232号，（2018）苏01民初233号和（2018）苏01民初234号。
[3] 这15件专利分别隶属于10个专利族。其中有10族11件是在华为向南京中院起诉前受让获得，另外4族4件系华为在南京中院起诉后受让获得并由当事人双方一致确认加入本案审理。
[4] 有关该案判决的分析参见陆哲、赵启杉，《南京中院作出华为诉康文森案一审判决：确定中国市场标准必要专利FRAND许可费率》，http://www.lexfieldlaw.com/cn/?c=n&a=Publication_detail&myid=8&id=91，最后访问时间：2020-09-15。
[5] 最高院知产法庭于2019年11月18日受理该三起上诉，案例号分别为（2019）最高法知民终732号，（2019）最高法知民终733号，（2019）最高法知民终734号。
[6] 针对华为的相关德国侵权诉讼的案例号为4b O30/18。该专利的中国同族专利ZL200580038621.8已在专利无效程序中被宣告全部无效，目前相关专利无效行政诉讼在一审之中。
[7] 针对华为的相关德国侵权诉讼的案例号为4b O 48/18。该专利的中国同族专利ZL00804203.9在专利无效程序中被认定为有效，但是被南京中院认定为不是标准必要专利。
[8] 针对华为的相关德国侵权诉讼的案例号为4b O 49/18。该专利的中国同族专利ZL200680014086.7在专利无效程序中被宣告全部无效。
[9] 另外德国杜塞尔多夫地区法院还对涉及EP1173986专利的侵权诉讼作出一审判决，认定侵权成立。因该专利已经到期，故仅判决不涉及禁令救济。
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